По существу экспертиза полезная модель

Экспертиза заявки по существу содержащихся в ней притязаний является, как, впрочем, и формальная экспертиза, административной процедурой, детально регламентированной нормами патентного законодательства. Содержанием экспертной процедуры являются следующие действия экспертного органа:

• установление приоритета изобретения;
• проверка представленной заявителем формулы изобретения на соответствие ее установленным требованиям;
• проверка дополнительных материалов на соответствие их установленным требованиям;
• информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверка соответствия заявленного изобретения установленным условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

Экспертиза заявки по существу проводится не автоматически, а при наличии ряда условий.

Первым условием проведения экспертизы заявки по существу является прохождение заявкой этапа формальной экспертизы с положительным результатом.

Вторым условием выступает подача заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы по существу. При этом указанное ходатайство может быть подано в течение трех лет с даты подачи заявки с возможностью продления не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки.

И наконец, третьим условием является представление вместе с ходатайством о проведении экспертизы по существу документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере. Если заявитель имеет право на уплату патентной пошлины в размере, меньшем установленного, на отсрочку от уплаты паи на освобождение от уплаты такой пошлины, то одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы представляется соответствующий документ.

Установление приоритета изобретения. Изобретение как техническое решение задачи может быть создано независимо друг от друга двумя или даже несколькими лицами, но право на его использование, а также право авторства должны иметь одного обладателя. В этой связи возникает проблема установления первенства в техническом решении той или иной конкретной задачи. Такое первенство в условиях принципиальной повторяемости технических решений определяется по специальным правилам установления приоритета изобретения. Указанные правила сформулированы законодателем в ст. 1381 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Дата подачи заявки определяется в соответствии с п. 3 ст. 1375 ГК РФ. Закон регламентирует особенности установления приоритета:

• по дате поступления дополнительных материалов;
• по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки;
• по выделенной заявке;
• на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним.

Специальные правила предусмотрены также для установления конвенционного приоритета.

По дате поступления дополнительных материалов , оформленных заявителем в качестве самостоятельной заявки, приоритет может быть установлен, если:

• дополнительные материалы, оформленные в качестве самостоятельной заявки, поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения;
• на дату подачи дополнительных материалов, оформленных в качестве самостоятельной заявки, первоначальная заявка, содержащая дополнительные материалы, признанные экспертным органом изменяющими сущность заявленного решения, не отозвана или не признана отозванной.

В данном случае основанием для испрашивания приоритета являются дополнительные материалы, ранее представленные к первоначальной заявке, но вошедшие в состав последующей самостоятельной заявки.

По дате подачи тем же заявителем более ранней заявки , раскрывающей техническое решение (правило о внутреннем приоритете), приоритет может быть установлен, если:

• более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается приоритет более ранней заявки;
• заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение 12 месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение.

По общему правилу при испрашивании заявителем приоритета по дате более ранней заявки проверка соблюдения условия раскрытия заявленного решения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится только в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного решения.

Подача заявки, по которой испрашивается приоритет по дате более ранней заявки, является основанием для признания последней отозванной.

Особенности установления приоритета изобретения по выделенной заявке регламентированы правилами, содержащимися в п. 4 ст. 1381 ГК РФ.

О выделенной заявке может идти речь в том случае, когда в заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, содержались признаки не одного, а двух или нескольких технических решений.

В связи с этим обстоятельством у заявителя появляется возможность подачи не одной, а нескольких заявок с сохранением приоритета первоначально поданной заявки.

Условием установления по выделенной заявке приоритета первоначальной заявки является раскрытие в первоначальной заявке признаков изобретения, присутствующих в материалах выделенной заявки.

Условиями установления по выделенной заявке более раннего приоритета первоначальной заявки являются:

• первоначальная заявка на дату подачи выделенной заявки не отозвана или не признана отозванной;
• выделенная заявка подана до того, как исчерпана возможность подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке;
• выделенная заявка подана до даты регистрации изобретения, решение о выдаче патента на которое принято на основании первоначальной заявки.

Норма, допускающая установление приоритета изобретения на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним, сформулирована в п. 5 ст. 1381 ГК РФ. Указанная норма является, по существу, правилом об испрашивании заявителем нескольких приоритетов.

В данном случае в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов (приоритет по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке, приоритет по дате подачи более ранней заявки, приоритет по выделенной заявке, конвенционный приоритет) экспертным органом проверяется соблюдение соответствующих условий, необходимых Для установления того либо иного приоритета. Например, если для изобретения, охарактеризованного в одном из независимых пунктов формулы изобретения, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя, а в отношении изобретения, охарактеризованного в другом независимом пункте, — по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке, то в отношении каждого из указанных изобретений должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте.

Заявитель при испрашивании нескольких приоритетов должен указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашивания приоритета.

Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета , обязан сообщить об этом в федеральный орган по интеллектуальной собственности и представить заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство государства — участника Парижской конвенции.

При испрашивании заявителем конвенционного приоритета экспертным органом проверяется соблюдение следующих условий:

• факт подачи в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, заявителем первой заявки в государстве — участнике Парижской конвенции или его правопреемником не позднее 12 месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден;
• представление ходатайства об установлении конвенционного приоритета не позднее 16 месяцев с даты подачи заявки в зарубежное патентное ведомство;
• представление заверенной копии первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в зарубежное патентное ведомство;
• факт подачи заявителем ходатайства о восстановлении права приоритета с указанием зарубежного ведомства, в которое направлен запрос копии первой заявки, и даты его отправления, свидетельствующий о том, что такой запрос направлен до истечения 14 месяцев с даты подачи первой заявки;
• соблюдение заявителем 16-месячного срока с даты подачи первой заявки для подачи ходатайства о восстановлении права приоритета и двухмесячного срока с даты получения копии из зарубежного патентного ведомства, для представления ее в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Согласно п. 1 ст. 1383 ГК РФ, в случае если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение может быть выдан только но одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по той заявке, которая избрана заявителем.

Созаявители обязаны сообщить о достигнутом ими соглашении в федеральный орган но интеллектуальной собственности в течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления. В случае, если в течение установленного срока от заявителей не поступит указанное сообщение либо ходатайство о продлении срока, заявки признаются отозванными.

При выдаче патента по одной из выбранных заявителями заявок все авторы, указанные в заявках на идентичные изобретения, признаются соавторами изобретения.

При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и того же заявителя после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента подругой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявления обладателя ранее выданного патента о прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или идентичной полезной модели. Действие ранее выданного патента в отношении идентичного объекта прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента подругой заявке. При этом публикация сведений о выдаче патента по заявке на изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного патента в отношении идентичного объекта осуществляются одновременно.

Проверка представленной заявителем формулы изобретения. Проверка формулы изобретения в процессе проведения экспертизы по существу осуществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной административным регламентом. Объектом проверки является формула изобретения, принятая к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после формальной экспертизы, — то измененная формула. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства изобретения и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Проверка формулы изобретения включает:

• установление наличия в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата;
• проверку выраженности признаков изобретения в форме, обеспечивающей возможность понимания специалистом уровня техники;
• выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо (для изобретения, характеризуемого с привлечением признаков программы для ЭВМ или используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощаемому в изобретение, с учетом требований, предъявляемых действующими правилами к техническому результату;
• проверку основанности формулы изобретения на его описании и подтверждения объема правовой охраны, определяемого формулой и описанием;
• проверку правомерности применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка его соответствия установленным требованиям, в частности относимости его только к одному изобретению.

Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются. Устанавливается также, представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением действующих правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного технического решения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Проверка дополнительных материалов на соответствие их установленным требованиям. Согласно п. 1 ст. 1378 ГК РФ заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного технического решения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение либо решения об отказе в выдаче патента.

Проверка дополнительных материалов, представленных заявителем и содержащих соответствующие исправления и уточнения, производится в соответствии с административным регламентом.

Дополнительные материалы, предусматривающие внесение изменений в документы заявки, могут представляться:

• по инициативе заявителя;
• по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, экспертный орган руководствуется следующими правилами:

• изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;
• изменения документа заявки, представленные после получения заявителем какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя.

В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления. Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением установленных сроков и эти сроки не продлевались, принимается решение о признании заявки отозванной.

При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, экспертным органом проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и прототипа изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указанные назначения применяемого объекта и (или) иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась на дату подачи.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного технического решения заявителю сообщается о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведения послужили основанием для подобного вывода. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

Измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

• включения в формулу дополнительного независимого пункта;
• замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;
• изменения указания вида объекта изобретения (устройства, способа, вещества и т.п.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

Информационный поиск и проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности. Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Информационный поиск проводится в отношении не отозванных и не признанных отозванными заявок, прошедших этап формальной экспертизы с положительным результатом:

• при экспертизе заявки по существу;
• по ходатайству заявителя или третьего лица.

Информационный поиск не проводится в отношении технических решений, которые не могут быть объектами патентных прав (п. 4 ст. 1349 ГК РФ), которые не являются изобретениями (и. 5 ст. 1350 ГК РФ) и которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (п. 6 ст. 1350 ГК РФ).

Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

В ходе информационного поиска, который проводит федеральный орган по интеллектуальной собственности, устанавливается объем информации, противопоставляемой заявленному изобретению. Поиск осуществляется с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г. Примерный перечень документов, анализируемый в ходе проведения информационного поиска, закреплен в административном регламенте. В него, в частности, включены:

• официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР (Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий);
• описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;
• описания к евразийским патентам;
• заявки на выдачу патентов РФ на изобретения и патентов и свидетельств РФ на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
• опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
• патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции. Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства. ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
• непатентная литература по списку, опубликованному международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

В объем информационного поиска, кроме того, могут быть включены любые общедоступные документы.

При проведении информационного поиска при экспертизе заявки по существу в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со ст. 16 Евразийской патентной конвенции), кроме тех отозванных заявителем не позднее даты регистрации изобретения, с документами которых не вправе ознакомиться любое лицо, а также запатентованные в РФ изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо оттого, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Согласно п. 3 ст. 1386 ГК РФ по истечении шести месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу заявителю направляется отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки. Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета заявитель уведомляется.

В отчете об информационном поиске указывается:

• номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
• дата подачи заявки;
• индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;
• название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;
• индекс рубрики МПК, характеризующий область поиска;
• приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету поиска;
• индексы категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ВОИС ST. 14. Особо отмечаются поданные в РФ заявки на изобретения и полезные модели, имеющие индекс категории релевантности X, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо;
• дата завершения информационного поиска.

Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам. Любое лицо может получить копию отчета о проведении по заявке информационного поиска также при условии соответствующей оплаты.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности заключается в исследовании экспертным органом вопроса о том, отвечает ли представленное заявителем техническое решение всем установленным законом критериям, а именно критериям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня. При этом исследование осуществляется в указанной последовательности. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Экспертный орган в процессе исследования заявленного технического решения но критериям патентоспособности может запросить у заявителя дополнительные материалы, в том числе измененную формулу изобретения. Запрос направляется заявителю в случае, если без указанных материалов невозможно провести экспертизу заявки по существу.

Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

• необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентной пошлины;
• необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки на предыдущей стадии исследования;
• необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения;
• необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;
• необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Запрос направляется и в случае, когда в отношении изобретения получен вывод о патентоспособности, но заявитель возражает против исключения из формулы:

• признака, не обеспечивающего возможность его понимания специалистом исходя из существующего уровня техники;
• нового пункта, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание на основании правил по проверке дополнительных материалов.

Запрос может быть направлен заявителю столько раз, сколько необходимо для надлежащего рассмотрения заявки.

Решение о выдаче патента и решение об отказе в выдаче патента. Согласно п. 1 ст. 1387 ГК РФ, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, принимается решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой, в котором указывается дата приоритета изобретения.

При имеющихся в описании и (или) чертежах недостатках, о необходимости устранения которых заявитель в установленном порядке не уведомлялся, ему может быть предложено представить уточненное описание и (или) чертежи в двухмесячный срок с даты такого предложения. При этом заявитель уведомляется, что, если такой срок является для него недостаточным, он может до истечения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с даты получения предложения срока, в течение которого он представит уточненные описание и (или) чертежи.

При подготовке решения о выдаче патента из текста описания исключаются устраненные заявителем недостатки, а также недопустимые элементы, если это не сделано заявителем. В том случае, когда предложенная заявителем формула изобретения содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т.п., в нее вносятся соответствующие исправления.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1387 ГК РФ в случае, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При установлении несоответствия заявленного изобретения хотя бы одному условию патентоспособности заявителю направляется уведомление, в котором излагаются основания, послужившие причиной для такого вывода. Кроме того, заявителю сообщается, что он вправе в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Эти доводы принимаются во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

По истечении указанного срока принимается решение об отказе в выдаче патента, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее сделанный вывод экспертизы.

Решение об отказе в выдаче патента принимается, кроме того, в случае:

• если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы;
• если установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения либо является основанием для отнесения изобретения крещениям, противоречащим публичным интересам, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты;
• если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается корректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения.

источник

Для получения патента на полезную модель необходимо оформить заявку в соответствии с нормативными требованиями, подать заявку в Роспатент (ФИПС), пройти процедуру экспертизы и регистрации.

Полезная модель как объект патентного права введена в гражданский оборот с сентября 1992 г. В обществе существуют различные мнения по поводу полезной модели. Одни считают её «маленьким изобретением». Другие относятся к ней свысока, не считают серьёзным техническим решением и думают, что иметь патент на полезную модель не очень престижно. Однако в большинстве случаев дело не в престижности, а в возможности защиты и осуществлении своих прав на результаты интеллектуальной деятельности, в данном случае патентных прав . Большинство специалистов патентного права, считают полезную модель эффективным и удобным инструментом защиты этих прав. В этом уже убедились многие авторы новых технических решений.

«Полезная модель» это юридическое понятие, а патент на полезную модель это юридический документ, подтверждающий Ваши интеллектуальные права. Эти права охраняются государством. Не имеет смысла выяснять интеллектуальную глубину технических решений, защищаемых в качестве полезной модели. Задачей является эффективная защита интеллектуальных прав правообладателя. Очень часто бывает, что осуществить эту защиту наиболее целесообразно с помощью патента на полезную модель.

Согласно закону (ст. 1351 ГК РФ) полезная модель это техническое решение задачи в любой сфере деятельности, относящееся к устройству, которое обладает новизной и промышленно применимо. В качестве технического решения следует принимать решение, которое относится к технике, а именно, к области человеческой деятельности, заключающейся в изготовлении материальных ценностей с помощью средств труда. Под устройством понимают конструкцию или изделие. Под новизной следует понимать отсутствие сведений о таком решении во всех мировых опубликованных научно-технических источниках. Промышленной применимостью считается возможность использования полезной модели в отраслях экономики или социальной сфере.

Техническое решение признаётся полезной моделью и получает государственную охрану только после государственной регистрации. Регистрации предшествует специальная процедура проверки технического решения на соответствие требованиям, предъявляемым к полезным моделям (ст. 1390 ГК РФ). Эта процедура называется экспертизой полезной модели и осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), которое является подразделением Роспатента. Экспертиза начинается с подачи заявки на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) в ФИПС. Правила оформления заявки и осуществления процедуру экспертизы регламентированы «Административным регламентом по организации приема заявок на полезную модель» (Министерство образования и науки РФ от 29 октября 2008 года № 326).

Подача заявки на выдачу патента на полезную модель.

Заявка на полезную модель подаётся в ФИПС и должна содержать следующие документы (ст. 1375 ГК РФ):
— заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также место жительства или место нахождения каждого из них;
— описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
— формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;
— чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;
реферат (как правило, чертежи необходимы).

При подаче заявки желательно сразу приложить к ней документ об оплате патентной пошлины за «регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель». В большинстве случаев желательно также оплатить пошлину за проведение экспертизы по существу и приложить соответствующую квитанцию. По факту принятия материалов заявки ФИПС выдает уведомление о её получении, в котором фиксируется дата получения. Иногда этот документ называют приоритетной справкой.

Заявка на полезную модель подаётся непосредственно в ФИПС. Подать заявку имеет право заявитель, патентный поверенный или доверенное лицо заявителя. Формы подачи: явочная, почтовое отправление, по электронной почте с предварительной регистрацией.

Процедура экспертизы и регистрация полезной модели

На основании указанных выше материалов заявки эксперты ФИПС проводят экспертизу полезной модели (ст.1390 ГК РФ). Начиная с 01.10.2014, экспертиза проводится в два этапа: формальная экспертиза и экспертиза по существу. В ходе формальной экспертизы проверяют наличие всех необходимых документов заявки (заявление, формула, описание, чертежи, реферат), а также соответствие их оформления требованиям закона и Регламента. Эта экспертиза в частности включает (может включать) проверку следующих требований:
— правильность составления пунктов формулы,
-наличие причинно-следственных связей между существенными признаками и техническим результатом,
-соблюдение структуры описания,
-наличие необходимых обоснований,
-требование единства изобретения и др.

На этом этапе, в основном, проверяются формальные стороны требований Гражданского кодекса и Регламента. Срок проведения формальной экспертизы 2-3 месяца. Если в процессе формальной экспертизы установлены несоответствия упомянутым выше требованиям, то заявителю направляется запрос. В случае положительного результата формальной экспертизы полезной модели осуществляется её экспертиза по существу.

Экспертиза по существу включает следующие этапы:

1. Информационный поиск для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности полезной модели. Информационный поиск проводится с учётом всех доступных в мире информационных источников.

2. Проверку отсутствия признаков способов клонирования человека, способов модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека и проверку отсутствия использования человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях.
Проверяется также, является ли заявляемое решение техническим и относится ли оно к устройствам (изделиям, конструкциям).

Также осуществляется проверка, не относится ли заявляемое техническое решение к открытиям, научным теориям, математическим методам; решениям, относящимся к дизайну; к правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; к программам ЭВМ; решениям, заключающимся только в предоставлении информации.

Аналогично проверяется, не представляет ли собой заявляемое техническое решение сорт растений, породу животных или биологический способ их получения, а также, не представляет ли собой топологию интегральных схем, поскольку этим объектам также не может представляться правовая охрана в виде полезной модели.

3. Проверку достаточности раскрытия сущности заявляемой полезной модели в материалах заявки – формуле, описании, чертежах.

4. Проверку соответствия условиям патентоспособности полезной модели «новизна» и «промышленная применимость».

Экспертиза по существу является самым ответственным и серьёзным этапом проверки соответствия условиям патентоспособности патента. Поэтому при составлении заявки следует уделить особое внимание обоснованию соответствия всем указанным выше требованиям, особенно соответствию условию патентоспособности «новизна». В ходе экспертизы заявителю могут направляться запросы, в которых экспертиза задаёт вопросы и высказывает своё мнение. После выяснения всех вопросов по результатам экспертизы выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче. Отказ в выдаче патента может быть обжалован в палате по патентным спорам или суде по интеллектуальным правам.

Если в процессе экспертизы по существу установлено соответствие заявленной полезной модели всем указанным требованиям, то выносится решение о выдаче патента на полезную модель, о чём письменно информируется заявитель. После этого осуществляется государственная регистрация и выдаётся патент. Государственная регистрация заключается во внесении полезной модели в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации. Сведения о регистрации полезной модели публикуются в официальном бюллетене Роспатента.

Основные свойства и особенности полезной модели

Для отражения особенностей полезной модели мы опишем её свойства сравнительно со свойствами изобретения . Это покажет некоторые её преимущества как объекта патентного права. Нормативные требования к полезной модели отличаются от требования к изобретению только отсутствием требования соответствия изобретательскому уровню, т.е. неочевидности решения для рядового специалиста соответствующей области народного хозяйства. При этом объем правоохраны полезной модели определяется, как и в случае изобретения формулой. Ответственность в случае нарушения прав правообладателя в случае патента на полезную модель и патента на изобретение также одинакова. Отличием является срок действия патентов: на полезную модель — 10 лет, а на изобретение — 20 лет. В большинстве случаев правообладателю для охраны своих исключительных прав достаточно этих 10 лет. Следует также учесть, что патенты на полезную модель не выдаются на технические решения, относящиеся к способу или веществу. Конечно, это резко снижает возможности патентования технических разработок в качестве полезной модели.

Отдельно следует сказать о формуле. Юридическое назначение формулы полезной модели аналогично формуле изобретения. Также аналогичны и требования к её составлению и структуре. Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Отсюда следует, что к ее составлению надо отнестись с большим вниманием. При составлении формулы надо иметь ввиду возможности расширения и создания дополнительного объема правовой охраны полезной модели.

У полезной модели есть ещё одна особенность. Это более широкая возможность , чем у изобретения использования её в качестве инструмента для защиты или блокирования сегмента рынка, что даёт значительные конкурентные преимущества.

В заключении следует рекомендовать составление заявки на полезную модель поручать опытным специалистам или, по крайней мере, консультироваться с ними по составлению формулы и наиболее важных разделов описания. Конечно, эта рекомендация важна в случае необходимости надёжной защиты Вашего технического решения.

Наши предложения

источник

Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

2. В случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

3. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

5. Если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах третьих лиц федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на два месяца при условии представления вместе с ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

Информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 и в пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу.

Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

3. По истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, и если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки.

Срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах указанного федерального органа, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке. О продлении срока направления отчета об информационном поиске и о причинах его продления указанный федеральный орган уведомляет заявителя.

4. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

5. В процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

источник

Под экспертизой полезной модели (ПМ) понимается формальная экспертиза заявки на ПМ, которую проводят сотрудники Роспатента.

Целью экспертизы является сверить наличие необходимой документации для официальной регистрации модели.

Экспертиза полезной модели также проводится и с целью установления единства ПМ, так как правоустанавливающий документ (патент) можно выдавать только на одну модель. На несколько моделей правоустанавливающий документ может быть получен только в тех случаях, когда технические решения образуют единый комплекс и не могут полностью соответствовать своему предназначению, если их использовать раздельно.

Порядок и подробное описание условий проведения экспертизы ПМ содержатся в Приказе Минобрнауки за номером 326 от 29.10.2008.

Экспертиза заявки на соответствие требованиям

После того как заявка поступает в Роспатент, ей присваивается соответствующий номер, расшифровка которого дает информацию о годе, порядковом номере, и код, обозначающий принадлежность заявки к полезным моделям.

Экспертиза заявки определяет:

• все ли документы и прилагаемые материалы поданы на экспертизу и верно ли они оформлены;
• уплачена ли госпошлина в соответствующем размере;
• имеет ли лицо, подавшее заявку, полномочия на ее подачу, верно ли оформлена доверенность;
• соответствует ли техническое решение, претендующее на получение правовой охраны, требованиям единства ПМ;
• необходимо ли проведение классификации по МПК, и проводилась ли она заявителем;
• наличие дополнительных материалов, необходимых для официальной регистрации технического решения, и проверка их соответствия;
• выполнены ли условия статей 1381 и 1382 ГК РФ (речь идет о приоритете и конвенционном приоритете ПМ).

Если проверяемая сотрудниками Роспатента заявка не устраивает их по своему содержанию, они отправляют заявителю запрос о разъяснении тех или иных положений.

Следует отметить, что, кроме проверки документации заявки на соответствие требованиям, экспертиза полезной модели не включает в себя проверку на строгое соответствие всем критериям патентоспособности. Экспертиза ПМ носит сугубо формальный характер. Поэтому, еще до обращения в Роспатент, имеет смысл проведения патентно-информационного поиска в целях экономии средств и времени в процессе регистрации технического решения. Патентно-информационный поиск позволяет выявить уже зарегистрированные схожие технические решения на момент подачи заявления на регистрацию ПМ. В процессе проведения патентно-информационного поиска специалисты устанавливают уровень техники рассматриваемого технического решения, которое должно соответствовать необходимому техническому уровню, исходя из общих знаний о развитии техники на момент проведения поиска.

Проверка описания и формулы полезной модели

При проверке описания полезной модели каждый раздел внимательно изучается и проверяется соблюдение минимальных требований к количеству разделов.

Что касается проверки формулы ПМ, то специалисты проверяют ту формулу, которая подана заявителем последней. К формуле предъявляется такое требование как ясность, то есть понятность изложения. Язык изложения должен быть строго научным. Ненаучные высказывания и ссылки на ненаучные источники не допускаются. Признаки технического решения должны характеризоваться без ссылки на внешние источники.

При изучении формулы ПМ формула, которую предлагает заявитель, сравнивается с формулой полезной модели. В случае если формулы не идентичны, и в одной из них усматриваются признаки, которых нет в другой формуле, Роспатент просит заявителя привести формулы в соответствие.

Решение по итогам экспертизы

В результате проведения экспертизы выносится либо согласие Роспатента на придание техническому решению статуса ПМ, либо отказ в регистрации технического решения как ПМ.

Согласие дается в случае, когда у экспертов не возникает вопросов и сомнений по поводу логичности и точности всей документации и сомнений в принадлежности технического решения к ПМ.

Отказ заявитель может получить в том случае, если техническое решение не соответствует признакам ПМ. Кроме того, согласно законодательству, ряд технических решений не может получить в России правовую охрану в качестве ПМ, несмотря на то что они также имеют техническую природу. К таким решениям относятся топологии интегральных микросхем и промобразцы (художественно-конструкторские решения, основная задача которых сводится к определению внешнего вида изделия).

В ходе проведения экспертизы может быть выявлено, что в заявке на регистрацию ПМ имеется информация, относимая к государственной тайне. Тогда материалы заявки засекречиваются в соответствии с положениями закона о гостайне. В таком случае заявку можно либо отозвать, либо переоформить ее в соответствующем порядке. Выбор остается за заявителем.

источник

Экспертизу по существу Ведомство проводит только в случае поступления соответствующего ходатайства заявителя. Возможность подачи ходатайства сохраняется в течение трех лет с даты поступления заявки в Ведомство. Разрыв по времени между этапами формальной экспертизы и экспертизы по существу не имеет никакого отношения к «бюрократическим проволочкам» в работе Ведомства и отвечает интересам заявителей. Когда авторство и приоритет заявки «застолблены», у заявителя есть время для оценки перспективы коммерческого использования патента и целесообразности затрат на его получение. Следует однако помнить, что трехлетний срок не продлевается и не восстанавливается. Если ходатайство не подано, заявка считается отозванной.

Экспертиза по существу начинается с установления приоритета. Именно на этом этапе может быть установлен более ранний приоритет по сравнению с датой поступления заявки, если для этого имеются основания.

При проверке формулы экспертиза анализирует наличие существенных признаков и устанавливает идентичность понятий, использованных для характеристики признаков в описании и в формуле изобретения.

Далее начинается наиболее сложный этап экспертизы — проверка соответствия предложенного решения условиям патентоспособности.

ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ»

Нормативные определения условий патентоспособности мы уже приводили в гл. 4. Напомним, что формулировка условия промышленной применимости предполагает принципиальную пригодность изобретения для использования в какой-либо области деятельности, но не требует доказательств общественной потребности в нем или преимуществ по сравнению с другими средствами того же назначения.

Итак, экспертиза не занимается проверкой целесообразности использования изобретения. Ответ на этот вопрос не прост и для авторов, и только реальный успех на рынке может подтвердить, что труды были не напрасны. В чем же тогда состоит проверка?

Перед экспертизой на этом этапе стоит задача определить:

• содержится ли в материалах заявки указание назначения изобретения;
• может ли заявленное изобретение в рамках независимого пункта формулы быть осуществлено с помощью указанных средств и методов;
• будет ли достигнуто при этом указанное назначение.

Первое из приведенных выше условий ясно и не нуждается в комментариях. Второе условие (его называют условием осуществимости) сводится к тому, что каждый признак изобретения должен иметь свой материальный эквивалент (далее — средство). Например, признаком заявляемого способа является проведение газофазного синтеза под давлением 30—50 атмосфер. Материальным эквивалентом этого признака является устройство, обеспечивающее компрессию газов до необходимого давления.

Подтвердить существование средства можно по-разному:

1. Если средство известно, это подтверждается ссылкой на источники информации, раскрывающие связь между признаком и материальным средством, которое стоит за ним (как в рассмотренном случае с компрессором).

2. Средство описано в самой заявке.

3. Средство неизвестно, но известны правила и методы, с помощью которых оно может быть реализовано.

4. Правило или метод получения средства описаны в материалах заявки.

Как можно видеть, для подтверждения осуществимости изобретения у заявителей есть широкие возможности даже для самых «экзотических» изобретений, в которых и приемы, и средства являются новыми. Значительно чаще средства и их функции являются известными, и тогда обычные примеры реализации изобретения и есть подтверждение его осуществимости. Нам важно было отметить, что каким бы нетрадиционным и сложным для восприятия ни было изобретение, если у автора есть аргументы осуществимости и они представлены в виде одного из перечисленных вариантов доказательств, ему не стоит опасаться непонимания со стороны экспертов-«ретроградов».

Рассмотрим последнее условие соответствия условию промышленной применимости: реализация назначения изобретения.

Достоверность сведений заявителя, свидетельствующих о выполнении изобретением своего назначения, экспертиза может подвергнуть сомнению и запросить дополнительные доказательства. Однако для этого недостаточно предположения; у эксперта должна быть аргументация, подкрепленная ссылками на опубликованные источники и анализом функционирования объекта изобретения.

ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «НОВИЗНА»

Действия экспертизы на этой стадии рассмотрения состоят из трех ответственных и трудоемких этапов: проведение поиска релевантных документов; отбор сведений, включаемых в уровень техники; сопоставление совокупностей признаков заявленного решения и прототипа.

При отборе экспертиза руководствуется как содержанием документа, так и датой, с которой сведения документа считаются общедоступными. Недостаточная ориентация заявителя в особенностях датировки документов может привести к искаженному представлению об уровне техники и бесперспективным спорам с экспертизой. Согласно Правилам, общедоступными (раскрытыми) становятся:

• опубликованные описания к охранным документам — с даты опубликования, указанной на описании;

• опубликованные сведения о заявке — с даты опубликования соответствующего официального бюллетеня Роспатента, указанной в этом бюллетене;

• отечественные печатные издания (в том числе издания СССР) — с указанной на них даты подписания в печать;

• отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), на которых не указана дата подписания в печать, а также иные печатные издания — с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления — с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

• депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов — с даты их депонирования;

• отчеты о научно-исследовательских работах, пояснительные записки к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации — с даты их поступления в органы научно-технической информации;

• нормативно-техническая документация — с даты ее регистрации в уполномоченном на это органе;

• материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, — с даты поступления их в библиотеку;

• принятые на конкурс работы — с даты их выкладки для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;

• визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) — с документально подтвержденной даты, с которой стало возможно их обозрение;

• экспонаты, помещенные на выставке, — с документально подтвержденной даты начала их показа;

• устные доклады, лекции, выступления — с даты доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

• сообщения по радио, телевидению — с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

• сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования, — с документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

А как поступит экспертиза, если содержание изобретения раскрыто до подачи заявки теми, кому принадлежит заявляемое изобретение? Экспертиза будет заниматься привычным делом — сопоставлять даты, теперь уже с целью установить, «уложился» ли заявитель в льготный срок, предусмотренный для такой ситуации. Источники, содержащие раскрытую автором, заявителем или третьими лицами информацию, относящуюся к заявке, не включаются в уровень техники, если заявка подана в Ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В наше время рынок, особенно в сети Интернет, наполнен самыми разными неологизмами: блокчейн, стартап, майндмэп и многое другое… Сложившееся обилие новой терминологии — на самом деле — палка о двух концах.

Возникает потребность в справочнике-путеводителе по технологиям «бизнес-блефа», который сэкономит часы изучения интернет-ресурсов и книг. Каждая статья пытается объективно рассмотреть вопрос со всех сторон, показать, где и когда технологии под броскими названиями не работают, а в каких случаях все же могут помочь.

Если информация о заявке раскрыта третьими лицами, для предоставления льготного срока потребуется доказать, что информация косвенно получена ими от заявителя и/или автора изобретения. Итак, льготный срок составляет шесть месяцев, и он не увеличивается для заявок, имеющих более ранний приоритет по сравнению с датой поступления заявки в Ведомство.

Поговорим об особенностях использования в качестве источников информации патентных документов. При установлении новизны сведения о запатентованных в Российской Федерации изобретениях включаются в уровень техники исключительно в объеме формулы, с которой состоялась регистрация авторского свидетельства (в том числе с грифом «ДСП»), патента на изобретение.

Заявленное изобретение не является новым, если формула запатентованного ранее изобретения содержит все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения. Однако это не означает, что сопоставляемые решения оказываются полностью идентичными. Запатентованное изобретение может порочить новизну заявленного, если его формула содержит помимо всех признаков независимого пункта формулы заявленного изобретения еще какие-либо признаки. Заявленное изобретение не признается новым и в том случае, когда оно отлично по назначению от запатентованного в целом, но совпадает по назначению с его частью, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Например, если заявленное химическое соединение является поверхностно-активным веществом, а запатентованное изобретение относится к моющему средству, содержащему это вещество с той же функцией, а также отбеливатель и наполнитель, то заявленное изобретение не признается новым.

Если заявлен трубчатый теплообменник, характеризующийся расположением конструктивных элементов и материалом, из которого он выполнен, а запатентованное изобретение относится к реактору для хлорирования углеводорода, в котором использован трубчатый теплообменник из того же материала и с тем же расположением конструктивных элементов, заявленный теплообменник не может считаться новым изобретением.

Заявка с более ранним приоритетом может быть противопоставлена заявленному изобретению, если она:

• подана в Российской Федерации, т. е. по ней испрашивался патент (свидетельство) Российской Федерации;

• подана другим лицом (т. е. другим заявителем, а если заявителей несколько — нет полного совпадения в их составах);

Последнее условие нуждается в пояснении. Более ранняя заявка другого заявителя не отозвана, не может быть отозвана и считаться отозванной и включается в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы рассматриваемой заявки по существу изобретение внесено в государственные реестры.

Если отзыв более ранней заявки юридически возможен, заявителю рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны.

Рассмотрим особенности включения в уровень техники при установлении новизны международных заявок с более ранним приоритетом, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание Российской Федерации. Такие заявки учитываются (в объеме формулы и описания изобретения) при условии, что на момент экспертизы по существу:

• действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено;

• заявка не отозвана заявителем;

• заявка переведена на национальную фазу.

Теперь, когда мы обсудили вопросы включения документов в уровень техники, перейдем к общим принципам оценки новизны заявленных решений.

Главный принцип, которым руководствуется экспертиза, — проверка новизны изобретения в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Мы уже знаем, что формула изобретения может уточняться заявителем по собственной инициативе или по предложению Ведомства в процессе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу. В этом случае проверка новизны проводится в отношении уточненной редакции независимого пункта.

Изобретение, охарактеризованное в независимом пункте принятой к рассмотрению формулы изобретения, не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство того же назначения, что и заявленное изобретение, имеющее признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в указанном независимом пункте формулы.

Следует обратить внимание на то, что форма выражения признака может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. Это означает, что независимо от их выражения признаки могут быть признаны идентичными. Например, техническое средство может быть описано графически или словесно; химическое соединение — обозначено символами или в соответствии с принятой номенклатурой и т. д.

Все признаки известного средства, идентичные признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, должны содержаться в одном источнике информации . Привлечение нескольких источников информации, в которых признаки присутствуют порознь, — так называемый «сборный прототип» — может квалифицироваться как ошибка экспертизы.

Изобретение признается соответствующим условию новизны, если независимый пункт формулы содержит хотя бы один отличительный признак, даже в том случае, когда он эквивалентен признаку, описанному в прототипе (т. е. выполняет в изобретении такую же функцию с таким же результатом), или является несущественным, но заявитель не согласился исключить его из формулы.

Проведение экспертизы на новизну заявок с многозвенной формулой осуществляется в отношении независимого пункта (в первоначально заявленном или в уточненном виде). Если установлено, что изобретение соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится. Проверка новизны группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого изобретения, охарактеризованного в независимом пункте.

Правилами предусмотрены некоторые особенности проверки новизны изобретений, относящихся к индивидуальным химическим соединениям.

У читателя могут возникнуть вопросы, почему в патентной литературе большое внимание уделяется изобретениям в области химии, чем вызвано частое обращение к «химическим примерам» для иллюстрации различных аспектов составления и экспертизы заявок?

Химия — одна из самых «изобретательских» наук. Для нее в равной степени «своими» являются все виды объектов изобретений. По своей природе химия тяготеет к эксперименту, успех которого наряду с фундаментальными и профессиональными знаниями экспериментатора часто определяют интуиция и нестандартность мышления. И, наконец, химия многолика. Сегодня это множество наук в науке, и их достижения, как показывает мировой опыт, востребованы и широко патентуются.

Итак, рассмотрим особенности проверки новизны индивидуальных химических соединений как объектов изобретения. Согласно Правилам, изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с установленной структурой, считается новым, если эта структура не описана в общедоступных источниках информации. Это условие часто вызывает у авторов новых соединений опасения, что химическая формула, изображенная, например, в реферативном химическом журнале («>&шия», «Chemical Abstracts»), будет восприниматься экспертизой как свидетельство отсутствия новизны соединения. Эти опасения безосновательны.

Действительно, нередки ситуации, когда в общедоступном источнике информации уже раскрыта структура заявленного химического соединения (или группы соединений), но сведения о способе получения (происхождении соединения, группы) и свойствах веществ отсутствуют. Такой источник информации не будет принят во внимание экспертизой при анализе уровня техники на новизну заявленного изобретения. Подобный подход к охране новых химических соединений совершенно оправдан, ведь публикации могут касаться не только реальных, но и теоретически возможных соединений, многие из которых никогда не будут получены.

Это относится и к соединениям, представляющим собой частный случай группы соединений, общая структурная формула которых изображена в общедоступном источнике, но сведения о способе получения конкретного заявляемого соединения, а также о его назначении или биологически активных свойствах в указанном источнике не содержатся.

Для признания новизны индивидуального химического соединения с неустановленной структурой (объекта генной инженерии, антибиотика, фермента и т. п.) необходимо, чтобы по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения оно имело, по меньшей мере, одну новую физико-химическую или иную характеристику, в том числе отражающую признаки способа его получения. Аналогичное требование предъявляется к композиции неустановленного состава.

Рассмотренные подходы отражают базовые принципы, которые не могут служить «рецептами», достаточными для оценки новизны любого изобретения. Так, существуют особенности при проверке новизны заявок, содержащих альтернативные признаки, частично присущие и прототипу; имеются приемы проверки новизны изобретений, признаки которых представлены интервалами значений, частично совпадающими с интервалами тех же величин прототипа.

Резюмируя приведенные выше принципы проверки новизны изобретений, напомним еще раз о том, что причиной отрицания новизны экспертизой крайне редко является совпадение характеристик заявленного изобретения и известного решения. Как правило, они выступают по отношению друг к другу как общее и частное или наоборот. При сопоставлении экспертиза использует логические приемы анализа по принципу «шире — уже», «род — вид».

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ

Действия экспертизы при проверке изобретения на соответствие этому условию патентоспособности состоят в поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, и анализе отобранных источников.

Методика поиска отличается от используемой при проверке новизны, поскольку приходится учитывать характер отличительных признаков.

Если эти признаки являются функционально самостоятельными (например, узел устройства, ингредиент композиции, прием способа), то проводится поиск источников, в которых могут быть обнаружены эти функционально самостоятельные признаки. В процессе поиска экспертиза выявляет объекты, характеризующиеся такими признаками, или объекты с этими признаками в качестве составных частей других объектов.

Однако отличительные признаки могут не быть функционально самостоятельными (например, взаимное расположение конструктивных элементов; последовательность действий во времени; интервальное значение параметра). Поиск в отношении такого признака бессмыслен в отрыве от старшего по иерархии признака, к которому он относятся. Последовательность действий при поиске можно представить следующим образом:

• определение круга источников информации, в которых могут содержаться сведения о функционально самостоятельных элементах;

• поиск информации о принципах их функционирования, а также о зависимостях, закономерностях, существующих в данной области техники;

• выявление влияния анализируемых признаков на технический результат.

Учитывая гигантский объем информации об уровне любой области техники, сведения о признаках, являющихся отличительными в заявленном изобретении, скорее всего, будут обнаружены. Однако вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня может быть сделан только в том случае, если в найденном источнике информации описано влияние этих признаков на достижение технического результата, указанного в заявке на изобретение.

Допустим, что в заявленном изобретении имеется несколько отличительных признаков, причем каждый из них «работает» на свой технический результат. В этом случае допускается обращение к различным источникам информации, в которых описан каждый из этих признаков и показано его влияние на соответствующий результат. В ситуации, когда каждый из отличительных признаков порознь влияет на достижение одного и того же технического результата, также допускается привлечение различных источников информации.

При совокупном влиянии нескольких отличительных признаков на достижение технического результата необходимо обращение к единственному источнику, описывающему совокупность признаков и ее влияние на технический результат.

Оценивая влияние отличительных признаков на технический результат, необходимо учитывать, что последний необязательно должен быть качественно иным по сравнению с прототипом. Чаще изобретение предполагает изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Поэтому выявленная экспертизой известность влияния отличительных признаков на достижение результата не будет препятствовать признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если оно обеспечивает большую степень влияния, чем это следует из уровня техники.

Методика поиска и проверки изобретательского уровня в полном объеме, описанная выше, может в ряде случаев не использоваться экспертизой, если имеются основания констатировать отсутствие или наличие изобретательского уровня. Речь идет о так называемых «негативных» и «позитивных» правилах, применяемых при проверке соответствия этому условию патентоспособности.

Так, согласно Правилам, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой(ыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Требованию изобретательского уровня априори отвечают:

• способы получения новых индивидуальных соединений с установленной структурой;

• способы получения известных индивидуальных соединений с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединения реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны;

• индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые, неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение);

• композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники.

Мы подробно рассмотрели действия Ведомства на этапе экспертизы по существу и представляем себе подходы к проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности. Однако мы пока не учли особенности экспертизы изобретений на применение известного ранее объекта по новому назначению.

Создание изобретения «на применение» основывается на выявлении новых возможностей известного объекта, позволяющих использовать его по новому назначению. Такими объектами могут являться, согласно законодательству, устройства, способы, вещества, штаммы. Но если обнаружение при анализе уровня техники известности, например, устройства, порочило новизну заявленного изобретения на это устройство, то в данном случае известность объекта становится необходимым условием патентоспособности изобретения.

Таким образом, экспертиза начинается с проверки условий принадлежности объекта к одному из четырех перечисленных видов и известности объекта как такового. Если заявленный объект не соответствует, по крайней мере, одному из условий (например, сводится к применению кожи, не относящейся ни к одному из указанных выше видов), но материалы заявки позволяют скорректировать притязания, заявитель в ответе на запрос экспертизы может уточнить формулу изобретения. Вполне вероятна ситуация, когда на основании первоначальных материалов может быть представлена формула на иной объект изобретения, например, на устройство, отличающееся материалом (кожей), из которого оно выполнено.

В случае отказа заявителя от изменения формулы, признанной экспертизой некорректной, заявленное изобретение признается несоответствующим условиям патентоспособности, и по нему выносится решение об отказе в выдаче патента. Если первоначальная или уточненная формула изобретения корректна, экспертиза переходит к этапу проверки соответствия промышленной применимости, новизны (обратим внимание: новизны применения объекта, а не самого объекта) и изобретательского уровня.

Подтверждением промышленной применимости, так же как и для других объектов изобретения, служит способность объекта при его использовании реализовать указанное в формуле назначение. Анализ экспертом сведений, приведенных в соответствующем разделе заявки, как правило, достаточен для оценки соответствия изобретения условию промышленной применимости.

Для признания новизны изобретения необходимо, чтобы из уровня техники не следовала известность заявленного назначения объекта, причем область использования может оставаться прежней. Например, органическое соединение, используемое в качестве разбавителя, впервые применили в качестве экстрагента, обнаружив его неизвестное ранее свойство. Область использования соединения — гидрометаллургия — не изменилась.

Препятствий для признания новизны изобретения в этом случае не существует.

При оценке соответствия изобретения условию изобретательского уровня экспертиза должна определить:

• характеристику применяемого объекта, отвечающую за выполнение им нового назначения;

• ее известность для этого объекта из уровня техники;

• известные средства заявленного назначения, обладающие указанной характеристикой;

• следует ли из уровня техники влияние этой характеристики на реализацию назначения.

Еще раз напомним, что регламентированные нормативно-правовыми документами методы и приемы проверки соответствия условиям патентоспособности не могут в полной мере предусмотреть все «трудные случаи», обусловленные специфическими особенностями заявок. Действительно, даже при самой высокой степени формализации изложения каждое изобретение уникально. Безусловно, его создание — творческий процесс, но высокопрофессиональная экспертиза — это тоже «штучная работа», которой противопоказан шаблон.

Прошли те времена, когда хорошей считалась экспертиза, в результате которой можно было пополнить личную коллекцию авторских свидетельств. Сегодня заявителям важен не столько факт получения патента, сколько его качество. Конструктивный диалог особенно важен на этапе экспертизы по существу, когда у заявителя есть возможность учесть замечания и предложения эксперта.

Итак, экспертиза завершена. Руководствуясь законодательством, Ведомство признало или не признало заявленное изобретение патентоспособным.

Решение о выдаче патента сопровождается его публикацией в разделе «Патенты Российской Федерации» Бюллетеня. Помимо номеров, дат, имен, индексов приводятся название, формула изобретения и графический материал. Решение об отказе в выдаче патента — конечно, неприятный итог длительной и трудоемкой работы. Но не нужно забывать, что «хороший» отказ во многих случаях оказывается лучше «плохого» патента: уязвимый охранный документ может «подвести» его владельца при коммерческом использовании.

Блинников В.И., Дубровская В.В., Сергиевский В.В. Патент: от идеи до прибыли. — М.: Мир, 2002. — стр. 157-167.

источник