Исключительное право на полезную модель

Энциклопедия судебной практики. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (Ст. 1358 ГК)

Энциклопедия судебной практики
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
(Ст. 1358 ГК)

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ ст. 1358 ГК РФ изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.

1. Защита прав по использованию промышленного образца осуществляется способами, предусмотренными для защиты патентных прав

Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 ГК РФ).

Если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (параграф 8 главы 72, статья 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (статьи 1301, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Для установления факта использования изобретения, полезной модели, промышленного образца необходимо установить использование всех их признаков

Из содержания положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, что судом не было сделано и не отражено в решении.

3. Для подтверждения факта использования полезной модели необходимо установить использование каждого признака даже тогда, когда формула по патенту является многозвенной и применяется для характеристики целой группы полезных моделей

Структура формулы по патенту является многозвенной и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему.

4. При наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками до признания более позднего патента недействительным, действия обладателя такого патента не могут быть расценены в качестве нарушения более раннего патента

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Суд кассационной инстанции, указав, что при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя такого патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета, не привел каких-либо доказательств, на основании которых суд пришел к указанному выводу в отношении патентов.

При названных условиях обжалуемые судебные акты как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права на основании пункта 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

При наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

5. Если по условиям поставки обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара перевозчику, действия, связанные с ввозом изобретения, полезной модели или промышленного образца в РФ, совершаются покупателем

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.

При этом в случае, когда согласно условиям поставки в обязанности поставщика входит осуществление действий, связанных с вывозом продукции с территории иностранного государства и при этом обязательства поставщика считаются выполненными с момента передачи товара первому перевозчику, действия, связанные с ввозом товара на таможенную территорию России, совершаются покупателем, а не поставщиком.

6. Для признания факта использования изобретения необходимо установить введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение, либо его хранение с этой целью

В силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимыми обстоятельствами, позволяющими признать факт использования изобретения, являются в том числе введение в гражданский оборот продукта, в котором использовано изобретение, либо его хранение с этой целью. Недоказанность данных обстоятельств не позволяет суду прийти к выводу об использовании изобретения.

7. При выдаче патентов на полезные модели до 01.01.2008 г. и наличии фактов нарушения исключительных прав истца после указанной даты применяются как положения IV части ГК РФ, так и законодательство, которое действовало до этого

Учитывая, что патенты на полезные модели были выданы до 01.01.2008, а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

8. Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, сохраняет право послепользования, если докажет, что производство товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель

Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель.

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

В «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» собраны и систематизированы правовые позиции судов по вопросам применения статей Гражданского кодекса Российской Федерации.

Каждый материал содержит краткую характеристику позиции суда, наиболее значимые фрагменты судебных актов, а также гиперссылки для перехода к полным текстам.

Материал приводится по состоянию на 1 июля 2018 г.

См. информацию об обновлениях Энциклопедии судебной практики

При подготовке «Энциклопедии судебной практики. Гражданский кодекс РФ» использованы авторские материалы, предоставленные творческим коллективом под руководством доктора юридических наук, профессора Ю. В. Романца, а также М. Крымкиной, О. Являнской (Части первая и вторая ГК РФ), Ю. Безверховой, А. Вавиловым, А. Горбуновым, А. Грешновым, Р. Давлетовым, Е. Ефимовой, М. Зацепиной, Н. Иночкиной, А. Исаковой, Н. Королевой, Е. Костиковой, Ю. Красновой, Д. Крымкиным, А. Куликовой, А. Кусмарцевой, А. Кустовой, О. Лаушкиной, И. Лопуховой, А. Мигелем, А. Назаровой, Т. Самсоновой, О. Слюсаревой, Я. Солостовской, Е. Псаревой, Е. Филипповой, Т. Эльгиной (Часть первая ГК РФ), Н. Даниловой, О. Коротиной, В. Куличенко, Е. Хохловой, А.Чернышевой (Часть вторая ГК РФ), Ю. Раченковой (Часть третья ГК РФ), Д. Доротенко (Часть четвертая ГК РФ), а также кандидатом юридических наук С. Хаванским, А. Ефременковым, С. Кошелевым, М. Михайлевской.

источник

Согласно ст. 1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, вправе:

1. Использовать такой результат или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
2. Распоряжаться исключительным правом.
3. По своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование.

Обычно признается, что по своей сущности исключительное право представляет собой абсолютное право, аналогичное праву собствен­ности, но устанавливаемое в отношении особых нематериальных объ­ектов – результатов интеллектуальной деятельности и средств инди­видуализации, охраняемых в силу специального указания закона [1].

Отличительной особенностью объектов интеллектуальной промышленной собственности является то, что правовая охрана этих объектов возможна только в случае их регистрации в специальных государственных ведомствах и получения специального охранного документа – патента или свидетельства. В соответствии со ст. 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответству­ющих объектов патентного права, на основании которой Роспатент выдает патент. На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными Роспатентом, или патентами, имеющими силу в соответствии с международными договорами Российской Федерации (ст. 1346 ГК РФ).

Патентообладателю при­надлежит исключительное право использования изобретения, полез­ной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Использованием изобретения, полезной модели или промышлен­ного образца считается, в частности, действия, перечисленные в п. 2 и п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

Право на использование указанных объектов является главенствующим среди имущественных прав на результаты технического и художественно-конструкторского творчества. Оно имеет абсолютный и исключительный характер. Использование объектов патентного права является основной сферой их приложения в условиях открытого рынка товаров и услуг. Под использованием изобретений, полезных моделей или промышленных образцов следует понимать:

• действия, имеющие своим содержанием акты реализации (воплощения) идеальных технических или художественно-конструкторских решений в соответствующие материальные носители;
• действия, имеющие своим содержанием акты применения материальных носителей, в которых реализованы (воплощены) те либо иные технические или художественно-конструкторские решения.

Таким образом, понятие «использование изобретения, полезной модели или промышленного образца» имеет двоякий смысл. Использование указанных объектов в первом значении можно условно назвать техническим, а во втором значении – хозяйственным. Использование в техническом смысле должно предшествовать использованию в хозяйственном смысле, хотя в ряде случаев законодатель допускает их переплетение [2].

Сущность хозяйственного использования раскрывается в п. 2 ст. 1358 ГК РФ. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1. Ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в ко­тором использованы изобретение или полезная модель, либо изде­лия, в котором использован промышленный образец.
2. Совершение действий, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запа­тентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное.
3. Совершение действий, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автома­тически осуществляется запатентованный способ.
4. Осуществление способа, в котором используется изобрете­ние, в частности, путем применения этого способа.

Под ввозом на территорию РФ продукта, в котором воплощены те либо иные охраняемые технические или художественно-конструкторские решения, следует понимать фактическое пересечение указанным продуктом таможенной границы и все последующие действия с этим продуктом до его выпуска таможенными органами.

Под изготовлением продукта следует понимать фактические действия производственного характера, результатом которых является продукт с воплощенным в нем запатентованным техническим или художественно-конструкторским решением.

Под применением продукта, в котором воплощены те либо иные охраняемые технические или художественно-конструкторские решения, следует понимать реализацию указанного продукта в соответствии с его назначением.

Под предложением о продаже следует понимать оферту, в которой достаточно определенно выражено намерение лица, ее сделавшего, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет эта оферта принята.

Под продажей продукта, в котором воплощено то, либо иное техническое или художественно-конструкторское решение, следует понимать договор купли-продажи указанного продукта.

Под иным введением в гражданский оборот, помимо ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи следует понимать конкретные акты отчуждения, присвоения или передачи на время продукта, в котором воплощено то, либо иное охраняемое техническое или художественно-конструкторское решение, оформленные правилам, установленным гражданским законодательством.

Под хранением следует понимать совокупность действий хранителя, объектом совершения которых является продукт либо изделие, воплощающее в себе охраняемые решения. При этом юридическое значение для квалификации хранения в качестве действия, посягающего на юридическую монополию патентообладателя, имеют цели хранения. Хранение продукта или изделия без разрешения патентообладателя будет противоправным, если оно осуществляется для целей их ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи.

Под осуществлением способа, в котором используется запатентованное изобретение, следует понимать фактические действия (приемы, операции) над материальным объектом, которые произведены с помощью материальных средств (устройств, веществ, штаммов микроорганизмов).

Все указанные действия в отношении материальных носителей, и которых реализованы те либо иные технические или художественно-конструкторские решения, могут беспрепятственно совершаться самим патен­тообладателем, что отражает позитивную сторону содержания исключи­тельного права на пользование изобретением, полезной моделью или про­мышленным образцом.

В отличие от ранее действовавшей нормы, закрепленной в п. 1 ст. 10 Патентного закона, ст. 1358 ГК РФ не получила отражение негативная сторона содержания исключительного права на использование, проявляющаяся в юридически обеспеченной возможности запрета другим лицам ис­пользовать запатентованный объект. Указанная возможность установлена и общих положениях об исключительном праве, содержащихся в ст. 1229 ГК РФ.

Сущность технического использования изобретения, полезной модели или промышленного образца раскрыта в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до использования соответствующего продукта или способа.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Патентообладатель может так же распоряжаться исключительным правом на изобретение, по­лезную модель или промышленный образец (п. 1 ст. 1358 ГК РФ). Так, патентообладатель вправе передать принадлежащее ему исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другому лицу (приобретателю патента) по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1365 ГК РФ).

Патентообладатель также может предоставить другому лицу удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца по лицензионному договору в установленных договором пределах (ст. 1367 ГК РФ). В этом случае патентообладатель именуется лицензиаром, а другое лицо – приобретатель права использования объекта патентного права именуется лицен­зиатом. В соответствии со ст. 1368 ГК РФ па­тентообладатель может подать в Роспатент заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, по­лезной модели или промышленного образца, т. е. открытой лицензии.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1359 приводит перечень дейст­вий, не являющихся нарушением исключительного права на изобрете­ние, полезную модель или промышленный образец:

• применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указан­ные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники;
• проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный об­разец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, спосо­бом или изделием;
• использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедстви­ях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
• использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
• разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
• ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделие, в котором использован про­мышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.

Кроме того, Правительство РФ имеет право в интересах обороны и национальной безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выпла­той ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК РФ).

Гражданский кодекс РФ устанавливает возмож­ность безвозмездного использования решения, тождественного зарегистрированному изобретению, полезной модели или промышленно­му образцу, без расширения объема такого использования, лицом, которое до даты приоритета этого объекта патентного права создало его независимо от автора и добросовестно использовало на террито­рии Российской Федерации или сделало необходимые к этому приготовления (ст. 1366 ГК РФ). В этой норме ГК РФ проявляется так на­зываемое право преждепользования, которое может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, где имело место исполь­зование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления [3].

Патентообладатель, помимо прав, имеет также и обязанность использования принадлежащих ему изоб­ретения, полезной модели или промышленного образца, что отражено в ст. 1362 ГК РФ: «Если изобретение или промышленный образец не используется, либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточ­ному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобрете­ние, полезную модель или промышленный образец, при отказе патен­тообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обра­титься в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принуди­тельной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца».

Для под­держания патента в силе в течение всего срока действия исключитель­ного нрава патентообладатель должен уплачивать ежегодные патент­ные пошлины. В случае неуплаты очередной пошлины исключительное право, равно как и патент, прекращает свое действие. Охраняемый патентом объект патентного права переходит в общест­венное достояние.

Однако в силу п. 1 ст. 1400 ГК РФ действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по хо­датайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до ис­течения предусмотренного ГК РФ срока действия патента. Исключительное право патентообладате­ля при этом также восстанавливается.

Однако лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официаль­ном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, либо сделало в указанный период необходимые к это­му приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования. В этом проявляется так называемое право послепользования [4].

Защита исключительных прав патентообладателей

Гражданским кодексом РФ предусмотрены способы защиты исключительных прав патентообладателей в случае их нарушения. Защита исключительного права может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобре­тения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патен­та (п. 1 ст. 1363 ГК РФ), и может осуществляться, в частности, путем предъявления требования:

• о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
• о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
• о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему изобретения, полезные модели и промышленные образцы без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
• об изъятии материального носителя в соответствии – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
• о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Несанкционированное использование другими лицами запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца в период срока его действия считается нарушением исключительных прав патентообладателя. Такие действия нарушителей признаются контрафактными. При этом обязанность доказывания факта нарушения исключительного права возлагается на патентообладателя. При наличии дока­зательств нарушения исключительного права патентообладатель вправе обратиться с иском к нарушителю, требуя прекратить противоправные действия. Патентообладатель также вправе требовать возме­щения убытков от нарушителя исключительного права.

Нарушения исключительных прав патентообладателя возможны также в рамках заключенных ими лицензионных договоров. Патентообладатель, он же лицензиар, может требовать по исковому заявлению от лицензиата взыскания убытков, неустойки и даже досрочного рас­торжения лицензионного договора.

За незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству предусмотрена ответственность в соответствии с п. 2 ст. 7.12 КоАП. Преступления, связанные с нарушением патентных прав в случаях причинения крупного ущерба, наказуемы в уголовном порядке в соответствии со ст. 147 УК РФ.

1. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации.

2. Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности.

3. Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования.

источник

Как и в отношении других результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право на указанные объекты промышленной собственности включает исключительное право на использование и распоряжение ими.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с п. 2 ст. 1358 ГК использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Согласно п. 1 ст. 1363 ГК срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных ГК, составляет:

двадцать лет — для изобретений;

десять лет — для полезных моделей;

пятнадцать лет — для промышленных образцов.

Особый порядок исчисления срока действия патента установлен для патентов на изобретения, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату. Из соображений общественной безопасности такие изобретения не могут быть сразу применены. Они должны быть апробированы и проверены, для чего требуется определенное время. Кроме того, на их использование необходимо особое разрешение. В связи с этим и срок действия патента должен быть продлен. Максимальный срок, на который может быть продлен срок действия патента на указанные виды изобретений, составляет 5 лет.

Согласно ст. 1365 ГК по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Общие правила для всех договоров на отчуждение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в ст. 1234 ГК. Для такого договора установлена обязательная письменная форма. Сам договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.

Законодатель ничего не говорит об обязанности приобретателя исключительного права уплатить вознаграждение за его приобретение. В связи с этим этот договор может конструироваться и как безвозмездный.

В тех случаях, когда исключительное право отчуждается на возмездной основе, можно говорить об особой разновидности договора купли-продажи, когда предметом договора являются не товары, а имущественные права.

Автор изобретения, обратившийся с заявкой о выдаче патента, может сделать дополнительное заявление (в письменном виде) о том, что в случае выдачи патента он принимает на себя обязательство передать исключительное право на него любому первому лицу (речь идет о гражданах РФ и российских юридических лицах), выразившему подобное желание и уведомившее об этом как патентообладателя, так и Роспатент (п. 1 ст. 1366 ГК). Причем условия использования должны соответствовать устоявшейся практике, которая является оценочным термином. В этом случае пошлина не взимается ни за подачу заявки, ни за поддержание патента в силе. Все обязанности по уплате пошлины (в том числе и в будущем) переходят на лицо, которому было передано исключительное право.

В случае совершения указанного выше волеизъявления Роспатент должен опубликовать сведения о сделанном заявлении, а патентообладатель обязан заключить договор об уступке патента с лицом, которое изъявило такое желание.

Регистрация указанного выше договора об уступке патента может быть осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден первоначальный заявитель.

Если в течение двухгодичного срока ожидания к патентообладателю никто не обратится в письменной форме с предложением заключить договор об уступке патента на изобретение, патентообладатель имеет право обратиться в Роспатент с ходатайством об отзыве своего заявления. При этом должны быть уплачены все пошлины. Впоследствии все пошлины уплачиваются в обычном порядке.

Право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца может передаваться по лицензионному договору. Заключение подобного договора выгодно как стороне, предоставившей лицензию, так и стороне, получившей ее. Обычно в качестве патентообладателя выступают либо физические лица, либо организации, профессионально занимающиеся созданием технических новшеств (научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и т.д.) Возможностями для промышленного использования этих новшеств они не располагают и поэтому охотно уступают права на использование изобретений производственным структурам.

Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 1235 ГК. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность данного договора. Передача технической документации по лицензионному договору лицензиату сопровождается подписанием двустороннего приемо-сдаточного акта.

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без регистрации считается недействительным.

В соответствии со ст. 1367 ГК по лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Этот договор может рассматриваться и как реальный, и как консенсуальный.

При заключении лицензионного договора устанавливаются пределы использования изобретения, которые заключаются в установлении срока, способа и территории использования изобретения. При этом срок использования изобретения не может превышать срок действия самого патента. Кроме того, в лицензионном соглашении может быть предусмотрено, что использование изобретения по лицензии будет ограничено определенной отраслью промышленности.

Обычно в содержание лицензионных договоров входят условия об оказании технической и иной помощи лицензиату (передача технической документации, образцов изделий, направление специалистов и т.д.)

Различают следующие виды лицензий: открытая, исключительная, неисключительная, и принудительная.

Патентообладатель прибегает к открытой лицензии, если он не рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтересован в снижении патентной пошлины.

Суть открытой лицензии содержится в ст. 1368 ГК. Согласно п. 1 указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии).

В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом публикации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии.

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Различие между исключительной и неисключительной лицензией заключается в следующем. При выдаче простой неисключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. При выдаче исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Кроме того, согласно ст. 1362 ГК, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. Такая лицензия называется принудительной.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении простой (неисключительной)лицензии, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

источник

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент.

Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого нрава.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: а) ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; б) совершение действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; в) совершение действий в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; г) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель – в течение трех лет со дня выдачи патента, это приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. В этом случае любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и при условии соблюдения требований, установленных ГК РФ, составляет: 20 лет – для изобретений; 10 лет – для полезных моделей; 15 лет – для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (ст. 1393 ГК РФ).

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне – приобретателю исключительного нрава (приобретателю патента).

По лицензионному договору одна сторона – патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в Роспатент заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии подачи в Роспатент заявки на изобретение или полезную модель в течение 12 месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение шести месяцев с указанной даты.

Если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями.

источник

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец 2 страница;

1. При установлении круга трудовых обязанностей работника, создавшего служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, действуют те же правила, которые касаются служебных произведений. Такие обязанности прежде всего вытекают из трудового договора, который согласно ст. 56 ТК должен определять трудовую функцию работника.

Обязанности работника, кроме того, могут определяться внутренними документами работодателя, с которыми работник ознакомлен. К таким документам могут относиться приказы, положения, должностные инструкции.

ГК также указывает на то, что служебным считается изобретение, полезная модель или промышленный образец, которые созданы в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя. Как представляется, задание работодателя должно даваться в пределах общих обязанностей автора как работника. В том случае, если указание работодателя касается трудовой деятельности, которая не вытекает из трудового договора, такое поручение может рассматриваться как изменение трудовой функции, т.е. перевод на другую работу, которое на основании ст. 72.1 ТК допускается только с письменного согласия работника.

2. По общему правилу за работником, создавшим служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепляется право авторства на соответствующий объект. Данное право по своей природе является неимущественным и не может отчуждаться.

3. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, которое согласно ст. 1226 ГК является имущественным правом, а также право на получение патента принадлежат работодателю. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец может не перейти к работодателю и сохраниться у работника в двух случаях:

1) соглашением, в том числе трудовым, между работником и работодателем может быть предусмотрено иное распределение исключительных прав на указанные объекты;

2) ГК предоставляет работодателю срок, в течение которого он может подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, передать право на подачу данной заявки другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации о созданном объекте в тайне.

Если работодатель не совершит ни одно из указанных действий, то право на получение соответствующего патента переходит к работнику. В этом случае ГК сохраняет за работодателем право на использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации.

4. В том случае, если соглашениями, заключенными между работником и работодателем, не закреплено право работника на получение патента, при создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца работник обязан письменно уведомить работодателя. Поскольку ГК не установлено, в течение какого времени работник должен уведомить работодателя, этот срок должен быть определен в трудовом договоре либо определен работодателем и доведен до работника. В ином случае, если срок направления упомянутого уведомления не определен, рассматриваемое положение ГК фактически теряет смысл.

Уведомление работодателя о создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца является событием, с которым ГК связывает начало течения четырехмесячного срока для совершения работодателем одного из указанных ниже действий:

— работодатель может подать заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Под подачей заявки на выдачу патента понимаются действия, указанные в ст. 1374 ГК. В этом случае после получения патента работодатель становится обладателем исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;

— работодатель может передать право на подачу заявки на патент другому лицу. Вопросы передачи права на получение патента не раскрываются в ГК. Тем не менее из общего анализа положений ГК можно сделать вывод о том, что такая передача должна производиться на основании договора между работодателем и иным лицом, желающим получить соответствующий патент. Кроме этого, если передача права на получение патента происходит после подачи заявки работодателем, в документы заявки должны быть внесены изменения (ст. 1378 ГК). В любом случае права на получение патента могут быть переданы только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. После регистрации работодатель может заключить договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный договор;

— информация о результатах интеллектуальной деятельности по решению работодателя может быть сохранена в тайне. При этом ГК не определяет, что в данном случае имеется в виду коммерческая тайна. Поэтому представляется, что рассматриваемая норма будет распространяться также и на информацию, которая не удовлетворяет критериям коммерческой тайны.

Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе требовать от работодателя выплаты ему вознаграждения, если работодатель: а) получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец; б) примет решение о сохранении информации о соответствующих результатах интеллектуальной деятельности в тайне и сообщит об этом работнику; в) передаст право на получение патента другому лицу; г) не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Таким образом, если право на получение патента не представлено работнику, он имеет право на вознаграждения фактически в любом случае, за исключением одного: если патент не будет получен работодателем по не зависящим от него причинам.

5. ГК не устанавливает какие-либо требования к размеру компенсации или вознаграждения, которые выплачиваются работнику, или порядку их выплаты, и указывает на то, что эти вопросы должны определяться в договоре между работником и работодателем. Вместе с тем ГК предусмотрено, что Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения.

В случае недостижения согласия относительно размера и порядка выплаты компенсации или вознаграждения соответствующий спор рассматривается судом.

6. Пункт 5 ст. 1370 ГК посвящен ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец не были созданы работником в пределах своих служебных обязанностей, но с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя. В этой ситуации ГК не признает указанные объекты служебными и предоставляет право на получение патента работнику.

Однако работодателю также предоставлены определенные права. Во-первых, он вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права. ГК не устанавливает какие-либо ограничения для работодателя относительно использования указанных объектов по лицензии, поэтому он вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в любом объеме.

Во-вторых, работодатель вправе потребовать возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Размер такого возмещения ГК не определяет, очевидно, оставляя решение данного вопроса на усмотрение сторон.

Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору

Статья 1371 ГК содержит нормы, регулирующие отношения сторон договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОК) или технологических работ (ТР), по распределению между ними прав на созданные по таким договорам объекты патентной охраны, создание которых прямо не предусматривалось этими договорами.

Можно сказать, что нормы ст. 1371 ГК являются новыми. Ранее вопрос о правах сторон на результаты работ разрешался в соответствии со ст. 772 ГК (в прежней редакции) (см. ст. 25 Вводного закона IV), которая предоставляла весьма расплывчатое регулирование этого вопроса, оставляя разрешение вопроса о принадлежности прав, равно как и о пределах их использования, сторонам на условиях заключаемого ими договора.

Несомненно, договорная система обладает тем преимуществом, что на ее основе можно достигнуть соглашения, удовлетворяющего интересы всех заинтересованных лиц. Между тем появление новых норм, в совокупности с положениями ст. 772 ГК в новой редакции, призвано устранить спорные вопросы, которые нередко ранее возникали на практике в связи с определением принадлежности прав сторон на результаты работ и, как следствие, прав на получение патента.

1. Положения п. 1 ст. 1371 ГК носят диспозитивный характер и закрепляют общее правило о том, что если договором не предусмотрено иное, право на получение патента и исключительное право на созданный в рамках рассматриваемого договора объект патентной охраны принадлежат подрядчику (исполнителю).

В случае, если договором предусмотрено, что такие права передаются заказчику или указанному им третьему лицу, исполнитель при всех условиях для передачи таких прав заказчику или иному лицу должен являться надлежащим правообладателем, т.е. получить надлежащим образом права от своего работника или от контрагента по подрядному или иному договору. Иногда исполнителю для выполнения задания приходится применять уже существующие изобретения, права на которые принадлежат в том числе другим лицам. В этом случае исполнитель должен обеспечить заказчику возможность их использования. Для этого он должен надлежащим образом приобрести права у правообладателя и так или иначе передать или предоставить их использование заказчику.

Абзац 2 п. 1 ст. 1371 ГК определяет условия, на которых заказчик может использовать созданные в рамках договора изобретение, полезную модель или промышленный образец, если иное не предусмотрено договором. Прежде всего, такое использование должно быть обусловлено целями, для достижения которых был заключен соответствующий договор. Одновременно с этим такое использование должно осуществляться на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения, т.е. на условиях безвозмездной лицензии. Эти условия сохраняются при смене правообладателя или при передаче исполнителем права на получение патента другому лицу.

Отметим, что цели, для которых был заключен соответствующий договор, частично определены в ст. 769 ГК, согласно которой по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется произвести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение ОКР и ОКТР — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.

2. В п. 2 ст. 1371 ГК содержатся условия, на которых созданный по договору объект патентной охраны может использоваться исполнителем, если согласно договору между исполнителем и заказчиком право на получение патента передано заказчику либо указанному им третьему лицу. Отметим, что буквально указанная норма содержит положения о закреплении за заказчиком или указанным им третьим лицом права на получение патента или исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Представляется, что использование союза «или» в данном случае является ошибочным, так как передача права на получение патента без передачи исключительного права на объект патентной охраны невозможна (и наоборот) в силу положений ст. 1229 и 1358 ГК.

Закрепление исключительных прав на созданный по рассматриваемому договору объект патентной охраны за заказчиком или за указанным им третьим лицом является логичным тогда, когда работы по договору финансируются за счет указанных лиц. На практике это самая распространенная модель отношений, применительно к договорам на выполнение НИР и ОКТР. Если договором не предусмотрено иное, то по общему правилу, установленной этой нормой, исполнитель вправе использовать созданный им объект патентной охраны для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.

При этом, поскольку речь идет об использовании таких объектов по лицензии для собственных нужд, эта лицензия не может быть уступлена другому лицу, за исключением перехода прав правопреемнику в случаях, предусмотренных законом (например, в случае реорганизации юридического лица).

3. Пункт 3 ст. 1371 ГК говорит о том, что если патентообладатель и автор созданного в рамках рассматриваемого договора объекта патентной охраны не совпадают, то последнему причитается вознаграждение. При этом порядок выплаты такого вознаграждения должен определяться по правилам п. 4 ст. 1370 ГК, которая регулирует отношения связанные с созданием служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного промышленного образца.

Здесь представляется актуальным рассмотреть вопрос, нередко возникавший на практике, кто же должен являться плательщиком вознаграждения автору служебного изобретения в случае, когда право на получение патента передано работодателем автора третьему лицу (заказчику)? Представляется, что положения части четвертой ГК об условиях выплаты авторского вознаграждения за создание служебного изобретения не меняют в этой части ранее действующие положения Патентного закона. Так, согласно ст. 8 Патентного закона вознаграждение за изобретение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей, уплачивалось автору изобретения его работодателем. Аналогичное ему положение о том, что вознаграждение автору выплачивается его работодателем, закреплено и в п. 4 ст. 1370 ГК. При этом в этой норме сохранены также ранее действующие положения о том, что размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются договором между работодателем и работником, а в случае возникновения спора — судом. В силу указанной нормы автор служебного изобретения имеет право на вознаграждение также в том случае, когда право на получение патента на такое изобретение передано работодателем другому лицу. Согласно п. 3 ст. 1371 ГК право на получение вознаграждения сохраняется за автором изобретения и тогда, когда изобретение было создано при выполнении договора подряда или договора на выполнение НИР и ОКТР, которые прямо не предусматривали их создание. При этом в силу имеющейся отсылки к п. 4 ст. 1370 ГК можно сделать вывод о том, что в данном случае обязанность по выплате вознаграждения автору такого изобретения также сохраняется за его работодателем.

Иными словами, выплата вознаграждения автору служебного изобретения — обязанность лица, с которым автор состоит в трудовых отношениях, независимо от того, передано ли работодателем право на получение патента другому лицу или оставлено за собой.

Однако договором между заказчиком и исполнителем (работодателем автора) по договору на выполнение НИР и ОКТР может быть предусмотрена возможность выплаты автору вознаграждения заказчиком (или указанным им третьим лицом) в случае, если последнему передано исключительное право на созданный в рамках договора объект патентной охраны. Следует отметить, что такой способ выплаты авторского вознаграждения является правом, но не обязанностью заказчика. Одновременно с этим при наличии в договоре условия о выплате авторского вознаграждения заказчиком НИР и ОКТР следует также получить согласие автора на получение вознаграждения не от работодателя, а от другого лица.

Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу

1. Нормы ст. 1372 ГК являются новеллой для патентного законодательства. Вызывает сомнение сама возможность существования заказа в сфере патентных прав, а точнее, насколько исполним такой договор. В отличие от ст. 1371 в ст. 1372 ГК речь идет о договоре, который прямо предусматривает создание охраноспособного объекта патентного права. Между тем правовая защита объектов патентного права, включая промышленные образцы, в отличие от объектов авторского права предоставляется с момента государственной регистрации промышленного образца, которая подтверждается выдачей патента. Таким образом, охраноспособность результата — промышленного образца, созданного по договору заказа, определяется не заказчиком по договору, а федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи логично, что одним из условий исполнения обязательств по рассматриваемому договору заказа должно являться обязательное признание созданного по нему художественно-конструкторского решения охраноспособным в качестве промышленного образца компетентным органом.

Во избежание разногласий по исполнению договора заказа сторонам следует уделить особое внимание предмету договора. В данном случае речь идет о создании объекта, который на момент заключения договора существует как замысел заказчика или автора (подрядчика (исполнителя) по договору). Сторонам следует определить по возможности максимально точно, какими признаками должен обладать подлежащий созданию по договору промышленный образец. Так, создаваемый по рассматриваемому договору заказа результат, а именно художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид, должен в конечном итоге обладать признаками патентоспособности, предъявляемыми законом к промышленным образцам, т.е. должен являться новым и оригинальным (см. ст. 1352 ГК). В этой связи представляется, что работа по созданию потенциально охраноспособного результата в рамках рассматриваемого договора заказа должна осуществляться при обязательном участии специалистов в области патентной охраны. Но даже в этом случае нельзя однозначно гарантировать обязательную выдачу охранного документа.

Сторонам также следует серьезно отнестись к условиям оплаты работ по такому договору и предусмотреть, как будут оплачены эти работы, если в дальнейшем в выдаче патента будет отказано. Это связано с тем, что в отличие от договора на выполнение НИР и ОКТР, который прямо не предусматривает создание охраноспособного результата, и произведенные работы по которому должны быть оплачены заказчиком вне зависимости от создания охраноспособного результата (ст. 774 ГК), договор заказа, предусмотренный данной нормой, ставит исполнение обязательства в зависимость от получения патента.

Из буквального толкования ст. 1372 ГК следует, что законодатель придал рассматриваемому договору черты подряда. Между тем представляется, что договор заказа, предусмотренный данной нормой, не может являться подрядным в чистом виде, иначе возникают серьезные противоречия ст. 129 ГК в новой редакции, а также положениям ГК о подряде. Так, во избежание противоречий п. 4 ст. 129 ГК в качестве результата работ, подлежащего передаче по настоящему договору заказа, должны передаваться соответственно не результат интеллектуальной деятельности, а права на этот результат.

Внешний вид (дизайн) изделия может одновременно охраняться и как промышленный образец, и как объект авторского права. В этой связи положения ст. 1372 ГК некоторым образом пересекаются с нормами, закрепленными в ст. 1288 ГК «Договор авторского заказа», что как раз обусловлено сходством результатов, создаваемых по таким договорам. Одновременно с этим положения ст. 1372 ГК максимально сходны формулировкам ст. 1296 ГК «Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу», которая в свою очередь является специальной нормой по отношению к ст. 1288 ГК, относящейся ко всем видам произведений, заказываемых авторам. Между тем в ст. 1372 речь идет о самостоятельном договоре, положения которого должны регулироваться в первую очередь нормами патентного права.

Статья 1372 ГК говорит о том, что стороны рассматриваемого договора вправе сделать самостоятельный выбор, кому из них будет принадлежать исключительное право на созданный объект и, следовательно, право на получение патента, закрепив в договоре соответствующие условия. Если стороны не определили в договоре, кому из них такое право принадлежит, то по общему принципу такое право принадлежит заказчику.

2-3. Нормы п. 2 и 3 ст. 1372 ГК можно объединить единым выводом о том, что сторона договора (заказчик или исполнитель), которой в силу договора исключительное право на созданный промышленный образец не принадлежит, получает право использовать этот промышленный образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, опять же если договором не предусмотрены иные условия (см. также ст. 1236 ГК).

При этом, поскольку речь идет об использовании промышленного образца по лицензии для собственных нужд, эта лицензия не может быть уступлена другому лицу, за исключением перехода прав правопреемнику в случаях, предусмотренных законом.

4. Пункт 4 ст. 1372 ГК содержит положения, аналогичные п. 4 ст. 1370 и п. 3 ст. 1371 ГК.

Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту

Статьей 1373 ГК установлен особый правовой режим изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, вновь созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. В Патентном законе этим вопросам была посвящена ст. 9.1. Одним из нововведений является то, что ст. 1373 регулирует гражданский оборот исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, созданные не только по государственному контракту, но и по муниципальному контракту. Специфика правового режима изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), созданных по государственному контракту, выражается в специальных правилах распределения исключительных прав на такие объекты между заинтересованными лицами, в ограничениях свободы осуществления и распоряжения исключительным правом на них, а также в специальных обязанностях исполнителя по отношению к публичному образованию (Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию). Важно отметить, что правила ст. 1373 ГК охватывают любые изобретения (полезные модели, промышленные образцы), созданные в рамках правоотношений по государственному контракту, независимо от того, было ли создание результата интеллектуальной деятельности предметом государственного контракта или же он создан случайно в ходе выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту.

Первоначальному возникновению исключительного права на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец) предшествует осуществление уполномоченным лицом права на получение патента. В ст. 1373 ГК устранены неточности ст. 9.1 Патентного закона и прямо выражена неразрывная связь двух самостоятельных правомочий на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец) — права на получение патента и исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

1. В соответствии с п. 1 ст. 1373 ГК возможны три варианта распределения права на получение патента и исключительного права на вновь созданное изобретение (полезную модель, промышленный образец). Названные права могут изначально принадлежать исполнителю, или одному из публичных образований — РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию (далее каждое в отдельности, именуемое «публичное образование»), или совместно исполнителю и одному из публичных образований.

Диспозитивная норма п. 1 ст. 1373 ГК сформулирована в интересах исполнителя: если иное не предусмотрено государственным (муниципальным) контрактом, право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданные при выполнении работ по государственному (муниципальному) контракту для государственных (муниципальных) нужд, принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), если стороны контракта не договорились об ином. Право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) могут принадлежать публичному образованию или совместно публичному образованию и исполнителю только в случае, когда это предусмотрено условиями государственного (муниципального) контракта.

Следует отметить, что на распределение исключительных прав на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное для государственных (муниципальных) нужд, оказывают влияние нормы специальных законов и подзаконных актов, регулирующие порядок заключения и исполнения государственных (муниципальных) контрактов, в частности, постановления Правительства РФ от 02.09.1999 N 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности» (в ред. от 17.11.2005)*(235), от 17.11.2005 N 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности» (в ред. от 22.04.2009)*(236), от 18.11.2006 N 696 «Об осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета» (в ред. от 21.04.2010)*(237). Так, в п. 4 Положения о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета (утв. постановлением Правительства РФ от 17.11.2005 N 685) определены следующие критерии, которыми должны руководствоваться государственные заказчики при формулировании условий государственного контракта о распределении исключительных прав на изобретении (полезную модель, промышленный образец): результаты интеллектуальной деятельности, которые в силу закона изъяты из оборота либо ограничены в обороте, или если финансирование работ по доведению этих результатов до стадии промышленного применения берет на себя Российская Федерация, предписано закреплять за Российской Федерацией; результаты, необходимые для выполнения государственных функций, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также с защитой здоровья населения, могут закрепляться за Российской Федерацией или за Российской Федерацией и исполнителем совместно; в иных случаях права на результаты научно-технической деятельности принадлежат исполнителю. См. также коммент. к ст. 1298.

2. Согласно п. 2 ст. 1373 ГК в случае, когда по условиям государственного контракта право на получение патента принадлежит публичному образованию, государственный заказчик обязан подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения (полезной модели, промышленного образца). Если в течение указанного срока государственный заказчик не подаст заявку на выдачу патента, право на получение патента принадлежит исполнителю.

Необходимо отметить, что согласно подп. 2 п. 4 постановления Правительства РФ от 02.09.1999 N 982 исполнитель обязан незамедлительно уведомлять государственного заказчика обо всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, под угрозой утраты исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности вследствие неуведомления*(238), хотя в ГК норма аналогичного содержания отсутствует.

3. При закреплении прав на изобретение (полезную модель, промышленный образец), созданное по государственному (муниципальному) контракту, необходимо учитывать последствия взаимодействия различных правовых режимов создания результатов интеллектуальной деятельности. Норма п. 3 ст. 1373 ГК, которая является новеллой, обеспечивает баланс интересов сторон государственного (муниципального) контракта. Если право на получение патента и исключительное право на изобретение (полезную модель, промышленный образец) по условиям контракта принадлежат публичному образованию, исполнитель обязан заключить соответствующие соглашения со своими работниками и третьими лицами и приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи соответствующему публичному образованию. Данная обязанность исполнителя компенсирована предоставлением ему права на возмещение затрат, понесенных в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.

Важно отметить, что содержание прав и обязанностей субъектов отношений по созданию смешанного изобретения должно определяться на основе взаимодействия всех правовых режимов, в рамках которых изобретение создавалось, с учетом правовых оснований создания изобретения и юридической характеристики субъектов. Например, изобретение имеет смешанный характер, если оно было создано в ходе исполнения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ работниками организации-исполнителя. Такое изобретение одновременно отвечает признакам служебного изобретения и изобретения, созданного по государственному контракту. При этом обязательственные отношения сторон по такому договору касательно интеллектуальных прав на результаты работ в силу прямого указания в п. 4 ст. 769 ГК подчиняются нормам части четвертой ГК. Добросовестный исполнитель обязан принять все меры к исполнению государственного контракта и закрепить за собой право на получение патента и исключительные права на создаваемое изобретение с тем, чтобы в дальнейшем распорядиться этими правами и передать их государственному заказчику. Первичные производные исключительные права на изобретение в силу п. 3 ст. 1370 ГК возникают у организации-исполнителя как работодателя, а у государственного заказчика возникают вторичные производные исключительные права на это изобретение на основании государственного контракта на выполнение НИР. Однако, если исключительные права на изобретение, создаваемое работниками организации-исполнителя, принадлежат работникам (или работодателю и работникам совместно) в силу трудового договора (договора об изобретениях), заключенного между организацией-исполнителем как работодателем и работниками ранее, чем государственный контракт, то в такой трудовой договор (договор об изобретениях) необходимо внести изменения и закрепить за работодателем исключительные права на изобретения, создаваемые в рамках выполнения государственного контракта НИР. Если вопросы распределения исключительных прав на результаты работ не будут заблаговременно и надлежаще урегулированы с работниками организации-исполнителя, условие государственного контракта о том, что исключительные права на изобретения принадлежат заказчику, будет обессилено, поскольку организация-исполнитель не вправе единолично распоряжаться исключительными правами на служебные изобретения своих работником, которые ей не принадлежат (п. 2, 3 ст. 1348, п. 4 ст. 1358 ГК). Таким образом, хронология возникновения исключительных прав на изобретение обратна хронологии возникновения оснований его создания.

источник