Патент на изобретение промышленный образец или полезную модель удостоверяет

Патент — это нематериальный актив для бизнеса, к которому все чаще проявляют интерес. Об этом говорит и статистика Роспатента: только за первое полугодие 2018 года количество поданных заявок на изобретение увеличилось на 7,5%, при этом на 25,6% выросло число заявок от различных НИИ и исследовательских центров.

Принимая решение, нужно ориентироваться на то, какой патент будет для вас выгоднее. Также стоит учесть, что получение патента — это не просто регистрационная процедура. Ваша задача — аргументированно доказать экспертам Роспатента, что патентуемое решение уникально и отвечает всем критериям патентоспособности.

Отправьте заявку и наш эксперт бесплатно поможет определиться с выбором объекта патентования, расскажет о плюсах и минусах решения.

источник

Комментарий к статье 1354 ГК РФ

1. Патенту как охранному документу в отношении объектов патентного права в истории развития российского законодательства предшествовали так называемые привилегии. Первоначально привилегии выдавались индивидуально без проверки по существу. Лишь с принятием в России в 1896 г. Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования привилегии перестали выдаваться по милости верховной власти и стали выдаваться любому, чье изобретение удовлетворяло установленным критериям.

Свод законов Российской империи 1832 г. По изд.: СПб., 1906. Стб. 2481 – 2487.

Патенты наряду с привилегиями на изобретения упоминались в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. “О введении в действие Постановления о патентах на изобретения” .

Собрание законодательства СССР. 1924. N 9. Ст. 97.

Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, утвержденное Постановлением ЦИК СССР N 3, СНК СССР N 256 от 9 апреля 1931 г. , предусматривало выдачу либо патента на изобретение, либо авторского свидетельства. Автор нового изобретения мог требовать, чтобы было признано только его авторство или чтобы ему было также предоставлено исключительное право на изобретение.

Собрание законодательства СССР. 1931. N 21. Ст. 181.

В первом случае на изобретение выдавалось авторское свидетельство, во втором – патент. В заявке указывалось, желает изобретатель получить авторское свидетельство или патент.

Пункт 23 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением Совмина СССР от 21 августа 1973 г. N 584, предусматривал возможность выбора автором изобретения либо признания за ним только авторства и предоставления ему прав и льгот, предусмотренных действующим законодательством, с передачей государству исключительного права на изобретение, либо признания за ним авторства и предоставления ему исключительного права на изобретение. В первом случае на изобретение выдавалось авторское свидетельство, во втором – патент.

Выдаваемый автору патент удостоверял:

– признание предложения изобретением;

– исключительное право патентообладателя на изобретение.

1. Патент является охранным документом в отношении каждого из видов объектов патентных прав. Патент выполняет три функции:

1) удостоверение приоритета;

2) удостоверение авторства;

3) закрепление исключительного права.

Кроме того, патент является основанием для реализации не только исключительного права, но и иных интеллектуальных прав (ст. 1345 ГК).

В настоящее время патент является охранным документом для всех объектов патентного права. В первоначальной редакции Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. патент как охранный документ был предусмотрен в отношении изобретений и промышленных образцов, а в отношении полезных моделей выдавались свидетельства. Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ, которым внесены существенные изменения в Патентный закон, свидетельство на полезную модель было заменено патентом.

В соответствии с Парижской конвенцией 1883 г. об охране промышленной собственности к патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза по ОПС, как, например, ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.

Необходимо учитывать, что сам патент не является предметом сделок. В предмет сделок (прежде всего договоров о распоряжении исключительным правом) входят исключительные патентные права, удостоверенные патентом.

1. Порядок выдачи патента установлен ст. 1393 ГК РФ. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента на эти объекты осуществляются при условии уплаты патентной пошлины, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 “Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами” в размере 3250 рублей. Актами Минобрнауки России установлены формы патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а именно: патент на изобретение – Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение” ; патент на полезную модель – Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 326; патент на промышленный образец – Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 325 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец”.

Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 21.

1. Сведения о выдаче патентов вносятся в реестр соответствующих объектов патентного права в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. N 346 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности” .

Российская газета. N 134. 2008.

1. В том случае, если при незаконном использовании объекта, представляющего зарегистрированный промышленный образец, в изделиях помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца имеются дополнительные признаки, это не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия с использованием запатентованного промышленного образца , т.е. признания такого использования нарушением исключительного права.

Пункт 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности” // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.

1. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает определение объема охраны в отношении патента на промышленный образец, определяемый совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (п. 2 ст. 1377 ГК).

Таким образом, исключены ранее имевшие место споры при расхождении между существенными признаками, выявленными при ознакомлении с внешним видом изделия, и существенными признаками, приведенными в перечне существенных признаков, т.е. противоречия между словесными и изобразительными подходами при определении охраноспособности промышленного образца.

В Концепции развития гражданского законодательства обращается внимание на сложности в регистрации промышленных образцов и их слабую эффективность при защите от подделок. В связи с этим в соответствии с Концепцией Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ было отменено “применение словесного перечня существенных признаков промышленного образца, а определение объема правовой охраны таких образцов стало осуществляться прежде всего по изображению внешнего вида изделия”, что неоднократно предлагалось в науке , и повлекло внесение изменений в п. 3 комментируемой статьи.

См., например: Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.

Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Комментарий к статье 1355

1. Ранее нормы о стимулировании изобретательской деятельности были предусмотрены ст. 34 Патентного закона РФ и ст. 28 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 “Об изобретениях в СССР” , согласно которой прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые предприятием-патентообладателем от использования изобретения в собственном производстве, а также от продажи на него лицензии, не подлежали налогообложению в течение пяти лет с даты начала использования изобретения или продажи лицензии в пределах срока действия патента, а прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые предприятием от использования изобретения в результате покупки лицензии, не подлежали налогообложению в течение пяти лет с даты начала использования изобретения.

Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.

Примеры государственного стимулирования изобретателей имели место и в постреволюционном законодательстве. Так, п. 1 Постановления СНК РСФСР от 20 октября 1928 г. “О мероприятиях по содействию изобретательству” предусматривал обязанность народных комиссариатов РСФСР, в ведении которых состоят промышленные предприятия, а также Народного комиссариата здравоохранения РСФСР организовать в своем составе бюро содействия изобретательству. В задачи таких бюро входили:

а) оказание изобретателям в необходимых случаях научной и технической помощи, как-то: выполнение чертежей, производство расчетов, постройка моделей и т.п.;

б) выяснение технической и экономической ценности изобретений;

в) содействие получению изобретателями патентов как в пределах Союза ССР, так и за границей и оказание им патентно-правовой помощи при разработке и оформлении договоров об эксплуатации изобретений;

г) отбор технически и экономически ценных изобретений, содействие и наблюдение за их реализацией в промышленной и хозяйственной практике;

д) в отдельных случаях, по усмотрению бюро, премирование изобретателей.

Предусмотренная указанным Постановлением помощь изобретателям могла по усмотрению бюро оказываться бесплатно.

В Постановлении Совмина СССР от 21 августа 1973 г. N 584 “Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях” есть целый раздел – разд. VIII “Право на вознаграждение и другие права и льготы авторов открытий, изобретений и рационализаторских предложений”, содержащий отсылки к инструкциям о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения и об определении размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии .

Свод законов СССР. Т. 2. М., 1990. С. 78.

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1974. N 5.

1. С 1 октября 2014 г. ст. 12 Вводного закона к части четвертой ГК РФ, в соответствии с которой положения п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 “Об изобретениях в СССР”, п. 3 ст. 21, п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. N 2328-1 “О промышленных образцах” о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества (см. комментарий к ст. 1345 ГК), утратила силу.

Налоговым кодексом РФ предусмотрены отдельные меры, направленные на уменьшение налогового бремени в связи с осуществлением деятельности по созданию и использованию объектов патентного права.

Так, подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в числе операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), называет реализацию (а также передачу, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Согласно ст. 221 НК РФ при исчислении налоговой базы авторы изобретений и промышленных образцов имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размерах, показанных в таблице.

Пункт 2 ст. 262 НК РФ определяет расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, каковыми признаются расходы, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления, в частности суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исключением зданий и сооружений), используемым для выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, стоимость работ по договорам на выполнение научно-исследовательских работ, договорам на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ и др.

Расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора, как и расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые объектами патентного права, входят в число расходов, на которые согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы.

1. Пункт 12 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 , предусматривает льготы по уплате патентных пошлин для отдельных категорий лиц. Так, физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает 50% пошлин за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение, принятие решения по результатам формальной экспертизы и другие подобные действия.

Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

От уплаты пошлин освобождаются:

– физическое лицо, являющееся ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств;

– коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий.

Уплата пошлин в размере 20% установленного размера осуществляется:

– физическим лицом, являющимся инвалидом или учащимся (воспитанником) государственного, муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской);

– коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся.

Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1356

1. Далеко не у всех результатов интеллектуальной деятельности закон признает наличие автора (или по крайней мере не считает фигуру автора юридически значимой для таких результатов, как ноу-хау, не говоря уже о средствах индивидуализации). Но все объекты патентного права имеют автора-гражданина, потому что создание этих объектов обусловлено ярко выраженной творческой деятельностью (ст. 1228, 1347 ГК). Соответственно, должны существовать и личные неимущественные права автора. Какие именно? В п. 2 ст. 1228 ГК РФ установлено, что в любом случае автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а вот иные личные неимущественные права – только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. Пункт 2 ст. 1345 ГК РФ говорит только о праве авторства, комментируемая статья раскрывает это право. Поскольку иные неимущественные права автора в нормах патентного права не упоминаются, получается, что право авторства – это единственное неимущественное право автора объекта патентных прав. Данное положение является особенностью патентного права по сравнению с авторским правом, предусматривающим множество личных неимущественных прав автора произведения (см. ст. 1255 ГК). Это сознательный выбор законодателя: так, например, благодаря отсутствию у автора изобретения такого неимущественного права, как право на имя, при всяком использовании запатентованного объекта не указывается имя изобретателя. Следует также обратить внимание на то, что закон не позволяет регистрировать объекты патентных прав анонимно: имя автора всегда указывается в заявке на получение патента, в государственных реестрах и в самом патенте. Автор всего лишь вправе отказаться от упоминания своего имени при официальном раскрытии информации Роспатентом (см. п. 1 ст. 1385, п. 1 ст. 1394 ГК).

Право авторства характеризуется возможностью для гражданина признаваться автором созданных им объектов патентного права. Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что автор вправе пресекать попытки всех третьих лиц присвоить себе авторство. Как всякое личное неимущественное право, право авторства неразрывно связано с личностью: в комментируемой статье продублированы общие положения ч. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ о том, что это право неотчуждаемо от автора и непередаваемо; отказ автора от своего права не допускается и юридических последствий не влечет. Эти общие положения усилены в комментируемой статье указанием на то, что переход или передача исключительного имущественного права, первоначально всегда принадлежащего автору (п. 3 ст. 1228 ГК), не могут повлечь переход или передачу права авторства. Бесспорно, подлежат применению и общие положения ч. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ: авторство как таковое охраняется бессрочно (субъективное право авторства со смертью автора прекращается). Соответственно, на требования о защите права авторства (авторства) не распространяется исковая давность (абз. 2 ст. 208 ГК).

1. Вопрос о моменте возникновения права авторства на объекты патентного права в литературе является одним из наиболее спорных. Большинство современных отечественных авторов считают, что право авторства возникает только с момента государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца . Но следует отметить, что совершенно определенно закон говорит о том, что государственная регистрация объектов патентных прав является условием признания не всех интеллектуальных прав, а лишь исключительного права (см. п. 1 ст. 1232, ст. 1353, ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК), при этом срок действия даже исключительного права исчисляется с момента, предшествующего государственной регистрации (см. п. 1 ст. 1363 ГК и комментарий к ней). Об “иных” интеллектуальных патентных правах нельзя сказать даже этого: право на получение патента (ст. 1357 ГК) по определению может существовать только в период до государственной регистрации соответствующего результата. Ясно, что с неотделимыми от личности правами ситуация еще сложнее: так, государственная регистрация объекта патентных прав может состояться и после смерти автора. Возникает вопрос: значит, в этом случае надо признать, что права авторства вообще никогда не было? Следует согласиться с А.П. Сергеевым, что безотносительно к теоретическим разногласиям “закон, во всяком случае, признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами” . Верховный Суд РФ вообще однозначно считает: законом не предусмотрено, что право авторства зависит от выдачи патента, оно “возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности” .

См.: Городов О.А. Патентное право: Учебное пособие. М.: ТК “Велби”; Проспект, 2005. С. 358 – 361; Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 430 (автор – В.И. Еременко).

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК “Велби”; Проспект, 2007. С. 504.

Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244.

Возможно, следует признать, что до возникновения охраняемого объекта патентных прав личное неимущественное право автора носит условный характер – государственная регистрация подтверждает или отвергает существование этого права. Что касается реализации права авторства и его охраны (или охраны авторства), то она действительно возможна только с момента признания государством за объектом значения объекта патентного права и выдачи патента (см. п. 2 – 3 ст. 1354 ГК). Прекращение срока действия патента (удостоверенного им исключительного права) не влечет прекращения охраны права авторства (авторства).

1. Формальное закрепление права авторства выражается в сведениях, вносимых в соответствующий государственный реестр и в выдаваемый на основании государственной регистрации патент, который, как сказано в п. 1 ст. 1354 ГК РФ, удостоверяет в том числе и авторство на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Внесение имени автора в патент устанавливает такую презумпцию авторства, которая может быть опровергнута только через признание патента недействительным. В связи с этим имеют существенную специфику способы защиты нарушенного права авторства (авторства) в зависимости от того, внесен или не внесен нарушитель в качестве автора в патент. При защите права авторства (авторства) лица, указанного в качестве автора в патенте, применяются общие способы защиты, указанные в п. 1 ст. 1251 ГК РФ, за исключением требования о признании права авторства (это право и так признается бесспорным). Иная ситуация, если свое фактическое право авторства отстаивает лицо, в патенте не указанное. В данном случае специальным и необходимым способом защиты (не исключающим применение общих способов, упомянутых в п. 1 ст. 1251 ГК) является требование о признании в судебном порядке патента недействительным (подп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК). Тот же специальный способ защиты применяется в случае, если заинтересованными лицами защищается авторство умершего автора.

Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1357

1. Как и все права на результаты интеллектуальной деятельности, имеющие автора, право на получение патента первоначально принадлежит самому автору (п. 1 комментируемой статьи). Фактически право на получение патента реализуется подачей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Следовательно, право на получение патента существует со дня создания технического достижения и до момента подачи заявки на выдачу патента. Значит, как это ни парадоксально, право на получение патента действует исключительно в период, предшествующий государственной регистрации объекта патентных прав.

Таким образом, право на получение патента исходя из его сущности не может быть квалифицировано как право исключительное. Но право на получение патента не является и личным неимущественным правом, поскольку оно оборотоспособно, т.е. может быть отчуждаемо и передаваемо. Данные обстоятельства и привели к тому, что право на получение патента отнесено законодателем к “иным” интеллектуальным правам (п. 3 ст. 1345 ГК).

1. Важнейшей юридической характеристикой права на получение патента является его оборотоспособность. В п. 2 комментируемой статьи установлены различные способы возникновения рассматриваемого права у иных, помимо автора, лиц. Во-первых, право на получение патента может перейти от автора к другому лицу (“переход” осуществляется без договора). Во-вторых, право на получение патента может быть передано автором другому лицу (“передача” осуществляется на основании договора). Субъектный состав вторичных правообладателей закон не ограничивает: ими могут быть и юридические лица, и публичные образования. Закон также не ограничивает количество переходов или передач права на получение патента.

Как переход, так и передача права на получение патента устанавливается в случаях и по основаниям, предусмотренным в законе: комментируемая статья ограничений по конкретным случаям перехода или передачи не содержит. В п. 2 комментируемой статьи прямо назван такой случай перехода права на получение патента, как универсальное правопреемство (наследование и реорганизация юридического лица). Возможны ли иные случаи бездоговорного перехода этого права (например, в результате обращения взыскания на имущество правообладателя)? Учитывая смешанный характер рассматриваемого права (содержит элементы неимущественные и имущественные), представляется, что переход права на получение патента к другим лицам при обращении взыскания на имущество правообладателя возможен только в случае, если правообладателем является юридическое лицо.

Что касается “передачи” права на получение патента, то она осуществляется на основании договора. Из содержания рассматриваемого права можно вывести, что распоряжение этим правом на основании договора возможно только в форме его отчуждения. Договор об отчуждении права на получение патента, хотя и касается распоряжения “иным” интеллектуальным правом, является общегражданским: правила договора об отчуждении исключительного права к нему неприменимы. Единственной специальной нормой является требование к форме договора об отчуждении права на получение патента: такой договор должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение этой формы влечет ничтожность договора (п. 3 комментируемой статьи). В остальном должны применяться общие положения ГК РФ об обязательствах и договорах (разд. III части первой Кодекса), в том числе правила определения цены в возмездном договоре, когда цена в нем не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора (п. 3 ст. 424 ГК).

Договор об отчуждении права на получение патента не обязательно должен оформляться в виде отдельного документа. Так, условие о передаче рассматриваемого права может быть предусмотрительно включено даже в договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, который прямо не предусматривает создание объектов патентных прав .

Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации”.

В числе договоров, по которым право на получение патента может быть передано другим лицам, в п. 2 комментируемой статьи назван трудовой договор. Речь идет о служебных объектах патентных прав. Не возникает никаких сложностей, если в трудовом договоре прямо прописана передача работодателю рассматриваемого права на случай создания патентоспособного результата. Но в п. 3 ст. 1370 ГК РФ установлено, что право на получение патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работодателю по умолчанию. При толковании данного положения возникают определенные сложности и встает вопрос: как оно согласуется с нормами комментируемой статьи о первоначальной принадлежности автору права на получение патента? Прежде всего надо сказать, что эта проблема перешла в патентное право из авторского права: вопрос заключается в том, может ли правовая система, приверженная принципу признания автором только физического лица, устанавливать в отдельных случаях первоначальное возникновение интеллектуальных прав за другим лицом. Континентальное европейское законодательство (в отличие от англосаксонской модели) от этого принципа отступить не может: имущественные (и в прямо указанных случаях – “иные”) права на служебный объект интеллектуальных прав возникают у работодателя не первоначально, но потому, что они передаются автором сразу после достижения результата . Как представляется, данная передача права (в нашем случае – права на получение патента) как раз и основана на трудовом договоре : если в самом трудовом договоре о служебных объектах патентных прав не сказано ни слова, происходит восполнение условий договора нормами закона. Но, может быть, точнее было бы говорить о том, что право на получение патента, первоначально возникающее у автора, не передается, а переходит к работодателю на бездоговорной основе, в силу специального указания закона. Такой вывод напрашивается при рассмотрении вопроса о возникновении исключительного права на объекты патентных прав (см. п. 3 настоящего комментария).

См.: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. М. Федотова. М.: Ладомир; ЮНЕСКО, 2002. С. 127.

См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 530 (автор – Л.А. Трахтенгерц).

1. Благодаря оборотоспособности права на получение патента в патентном праве помимо автора и обладателя исключительного права самостоятельным субъектом может быть признан и заявитель – лицо, подающее заявку на выдачу патента. Автор, передавший свое право на получение патента, уже не имеет отношения к процедуре выдачи патента . Патент выдается на имя заявителя: таким образом, и исключительное право будет принадлежать заявителю, который не обязательно является автором (см. ст. 1374 ГК). В целом исходя из положений ст. 1228 ГК РФ “производный характер исключительного права патентообладателя очевиден” . Но в связи с этим возникает серьезный юридический вопрос: можно ли говорить, что автор, уступивший свое “иное” право на получение патента по договору, автоматически передал по этому договору и исключительное право на объект патентных прав? Даже если предположить возможность существования исключительного права до выдачи патента, договор об отчуждении исключительного права должен был бы под страхом недействительности пройти процедуру государственной регистрации, в то время как договор об отчуждении права на получение патента такой регистрации не предусматривает. Может быть, исключительное право на объект патентных прав первоначально возникает не у автора, а у заявителя? Данное предположение следует отвергнуть: принцип первоначального возникновения интеллектуальных прав у автора не знает исключений .

Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244.

Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право современной России. М.: Статут, 2008. С. 139.

Но надо сказать, что даже Верховный Суд РФ как-то обмолвился, что “исключительное право на использование служебного изобретения и право на получение патента на такое изобретение изначально принадлежат работодателю (если договором не предусмотрено иное)” (решение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2009 г. N ГКПИ09-431).

В то же время в соответствии со ст. 1241 ГК РФ допускается бездоговорный переход исключительного права в случаях и по основаниям, которые установлены законом. Следовательно, не остается иного выхода, кроме как признать, что исключительное право на объект патентных прав возникает у заявителя, который не является автором, в связи с переходом к нему данного исключительного права без заключения договора по специальному основанию, такому, как передача или переход к заявителю права на получение патента; данный переход не подлежит государственной регистрации (точнее, он поглощается государственной регистрацией исключительного права первого патентообладателя). С учетом такой конструкции становится понятен вывод А.Л. Маковского: “Первый патентообладатель, не являющийся автором, может основывать свое исключительное право использовать соответствующий интеллектуальный продукт только на правомерном переходе к нему от автора права на получение патента” .

Маковский А.Л. Указ. соч. С. 139.

1. Право на получение патента, бесспорно, возникает в момент создания решения в объективной форме. В отношении этого права комментируемая статья совершенно однозначно указывает на его условный характер: существует риск непатентоспособности решения. Соответственно, если в государственной регистрации решения будет отказано, все интеллектуальные права считаются невозникшими. Если договором об отчуждении права на получение патента не установлено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права (п. 4 комментируемой статьи). Это означает, что приобретатель права на получение патента не вправе требовать от отчуждателя возврата сумм, уплаченных за передаваемое право, и возмещения убытков, связанных с подачей заявки на получение патента (патентные пошлины, плата патентным поверенным и т.п.).
2. Переход или передача права на получение патента не отражаются на личном неимущественном праве автора: заявитель, обладающий правом на получение патента, при подаче заявки обязан сообщить сведения о фактическом авторе изобретения, полезной модели или промышленного образца (см. подп. 1 п. 2 ст. 1375, подп. 1 п. 2 ст. 1376, подп. 1 п. 2 ст. 1377 ГК). Следует отметить, что Роспатент не проверяет у заявителя права на получение патента . В связи с этим данные об авторстве при выдаче патента вносятся в реестр со слов заявителя . Однако нарушение права авторства, в том числе и заявителем, которому автор передал право на получение патента, может явиться основанием для признания патента недействительным (см. п. 3 комментария к ст. 1356 ГК).

Абзац 7 п. 6.1 Административного регламента, утв. Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327.

Данное положение является традиционным для континентального права. См.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. С. 233.

Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1358

1. В п. 1 комментируемой статьи излагается общее понятие исключительного права (ст. 1229 ГК) с уточнением субъектов и объектов этого права. По своему содержанию это принадлежащее патентообладателю абсолютное имущественное право, включающее в себя правомочия:

а) самому использовать объект патентных прав любым не противоречащим закону способом;

б) по своему усмотрению разрешать другим лицам использование объекта;

в) запрещать другим лицам использование объекта.

Первоначальным патентообладателем является лицо, подавшее заявку на получение патента (не обязательно автор – см. комментарий к ст. 1357 ГК РФ). Отчуждение (переход) исключительного права приводит к появлению новых патентообладателей. Закон предусматривает возможность выдачи одного патента на имя нескольких лиц (ч. 2 п. 1 ст. 1393 ГК). В п. 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ установлены нормы, регулирующие имущественные отношения между соавторами, которые одновременно являются и обладателями исключительного права. Эти же нормы применяются к отношениям между несколькими патентообладателями и в том случае, когда некоторые из них или все они не являются авторами объекта патентных прав (п. 5 комментируемой статьи).

1. В п. 2 комментируемой статьи приведен перечень конкретных способов использования объектов патентных прав. Данный перечень является открытым, однако нельзя говорить о том, что он примерный. На самом деле в этом перечне сконцентрированы все известные варианты использования . Открытость перечня направлена в будущее – на случай, если научно-техническое развитие сделает возможным какое-либо использование, которое на сегодняшний день невозможно представить.

См.: Маковский А.Л. Указ. соч. С. 134.

Способы использования объектов патентных прав указывают одновременно и на случаи нарушения исключительного права, если использование объекта производится без разрешения патентообладателя, т.е. не по лицензионному договору. Случаи бездоговорного использования прямо оговорены в законе (ст. 1359 – 1361 ГК) и включены в закрытый перечень.

1. Первым из способов использования всех объектов патентных прав названы в подп. 1 п. 2 комментируемой статьи определенные действия с продуктом, т.е. с материальными вещами, в которых применены запатентованные объекты. Ответственность за внедоговорное использование продукта является автономной: так, нарушителями исключительного права признаются как производитель, так и продавец продукции, в которой использован запатентованный объект .

Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2009 г. N КГ-А40/3009-09-П по делу N А40-59426/07-67-487. См. также по аналогии п. 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

А. Ввоз на территорию РФ продукта – традиционно автономный способ использования, обусловленный территориальным принципом действия исключительного патентного права. Ввоз продукта считается нарушением исключительного права, если используемый в продукте объект зарегистрирован в России. В отношении объектов патентного права закон не содержит оговорки, что ввоз продукта является нарушением исключительного права только в том случае, если он осуществляется “в целях распространения” (как это сделано в подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК РФ в отношении объектов авторского права). В то же время необходимо принимать во внимание общие ограничения исключительного права. Поэтому, например, ввоз продукта на территорию РФ для удовлетворения личных нужд не будет считаться нарушением в соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ. Традиционно непростой проблемой является разграничение “ввоза” и “транзита” продукта. В целом эта проблема должна разрешаться в рамках таможенных правил, принятых для транзита товаров, ввоз которых на территорию данной страны запрещен. Однако есть все основания считать, что, как писал столетие назад А.А. Пиленко, “если из страны, где изготовление данного продукта дозволено, этот последний перевозится по русской территории или под русским флагом в страну, где продажа его также не запрещена, – то, по-видимому, нет оснований считать права русского патентодержателя нарушенными” .

См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут (в серии: “Классика российской цивилистики”), 2001. С. 449.

Б. Изготовление продукта. Изготовителем продукта будет считаться лицо, как создавшее продукт собственными силами, так и заказавшее его создание для себя. Соответственно, подрядчик, изготовивший продукт без согласия патентообладателя, не может быть признан нарушителем исключительного права – таким нарушителем является заказчик . Изготовление продукта без согласия патентообладателя считается нарушением само по себе, если только изготовитель не докажет, что такое использование продукта подпадает под общие ограничения исключительного права.

См. по аналогии п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 “О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах”.

В. Применение, предложение о продаже, продажа, иное введение продукта в гражданский оборот. С произведенной продукцией изготовитель может осуществлять два действия: либо применять ее для собственных нужд, либо вводить в оборот. Разделение этих действий возможно в том случае, если патентообладатель сам изготовляет продукцию, а затем предоставляет ее по лицензионному договору определенному лицу только для применения (без права введения в оборот) либо же, наоборот, только для введения в оборот (например, продажа по договору комиссии). Изготовитель-патентообладатель, продающий свой продукт сам или посредством другого лица, уже не вправе ограничивать покупателей в способах использования (“исчерпание права” – см. п. 6 ст. 1359 ГК). Следует также заметить, что полученное лицензиатом от патентообладателя разрешение только на изготовление продукции будет абсурдно, если с ней нельзя будет совершать никаких других действий. Смысл лицензионного договора в этом случае теряется.

Предложение о продаже продукта специально упомянуто в числе действий, прямо нарушающих исключительное право. С точки зрения общегражданских норм предложение о продаже – это прежде всего оферта (ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК). По словам А.А. Пиленко, “оферта несомненно наказуема, если она касается изготовленного уже продукта; оферта вероятно наказуема, если она касается продукта, имеющего быть изготовленным или ввезенным в страну. Всякое выставление на продажу (на выставке, в магазине и т.д.) несомненно наказуемо” . В то же время суды, удовлетворяя иски патентообладателей о нарушении их исключительного права, в своих решениях часто специально оговаривают запрет на рекламу. Введением продукта в оборот помимо его продажи являются все действия по предоставлению прав владения, пользования или распоряжения продуктом независимо от того, преследуется ли при этом цель извлечения прибыли (дарение, аренда, доверительное управление и т.п.).

Пиленко А.А. Указ. соч. С. 448.

Необходимо обратить внимание на то, что контрафактная продукция сама по себе не относится к вещам, изъятым из оборота .

См.: ответ на вопрос 11 в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 года, утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 г.

Г. Хранение продукта признается самостоятельным нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей введения продукта в оборот. Как представляется, наличие этих целей презюмируется – опровержение презумпции должно быть возложено на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. В гражданском праве под хранением вещей понимается договорная конструкция, однако “хранение продукта” в рассматриваемом контексте должно пониматься в его бытовом значении. Нарушителем исключительного права является лицо, не только передавшее продукт на хранение третьему лицу, но и хранящее контрафактную продукцию у себя. Поклажеприниматель по договору хранения субъектом ответственности не является.

1. В подп. 4 п. 2 комментируемой статьи устанавливаются особенности “изобретения на применение – изобретения, относящегося к известному продукту или способу, которое применяется по новому назначению”, т.е. когда изобретатель заимствует техническое решение, уже существующее в другой отрасли техники, применяет его в своей отрасли и обнаруживает, что при таком “новом” применении это изобретение является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо .

См.: Гаврилов Э.П. Об изобретениях на применение // Патенты и лицензии. 2012. N 12 (СПС “КонсультантПлюс”).

Так, например, шариковая ручка и роликовый дезодорант имеют в своей основе одно техническое решение, но применяются в разных сферах. Согласно подп. 4 п. 2 комментируемой статьи использование роликового дезодоранта (“изобретение на применение”) охватывалось бы исключительным правом изобретателя шариковой ручки (если бы это исключительное право давно не прекратилось).

В то же время закон не пресекает возможность патентования “изобретений на применение” – такие изобретения квалифицируются как зависимые изобретения (ч. 2 п. 1 ст. 1358.1 ГК). Иными словами, это означает, что роликовый дезодорант все же может быть признан изобретением.

1. В подп. 2, 3 и 5 п. 2 комментируемой статьи указаны варианты использования запатентованного способа (который, как известно, может быть только изобретением). Способ отличается от продукта тем, что является в чистом виде бестелесным объектом. К способу неприменимы понятия “изготовление”, “ввоз”, “продажа” и т.п. Передача информации о способе также не может считаться его недозволенным распространением в смысле патентного права . Поэтому использованием способа являются все действия с продуктом (или с устройством как разновидностью продукта), в котором реализован способ. Что касается способа как такового, то суды считают, что его реклама также является использованием изобретения.

См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 449 – 450. За разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них предусмотрена административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ).

Существует несколько вариантов практической реализации запатентованного способа:

а) реализация способа может проявиться только при получении продукта (подп. 2 п. 2 комментируемой статьи). Так, Э.П. Гаврилов указывает, что в этом случае наступает “косвенная охрана” способа, суть которой заключается в том, что исключительное право распространяется не только на запатентованный способ, но и на продукт, полученный этим способом, “например, если запатентован способ изготовления пива, то владелец патента может контролировать (запрещать или разрешать) гражданский оборот пива, изготовленного запатентованным способом” . Изобретение может быть запатентовано, если оно является новым способом получения известного продукта, – в этом случае бремя доказывания того, что продукт получен именно этим способом, возлагается на патентообладателя. Но изобретение может быть запатентовано и тогда, когда оно является способом получения нового продукта, неизвестного на дату получения приоритета. В этом случае устанавливается презумпция того, что все идентичные продукты получены запатентованным способом. Соответственно, бремя доказывания обратного возлагается на изготовителя продукта. Так, в суде рассматривалось дело, касающееся изготовления стекла, которое суд признал новым продуктом, при изготовлении которого, по мнению патентообладателя, использовался запатентованный им способ. Экспертиза пришла к выводу, что установление факта применения конкретного способа при изготовлении стекла возможно только при экспертном наблюдении действующего оборудования и технологического процесса выпуска этого стекла. Однако изготовитель воспрепятствовал экспертному наблюдению. Суд пришел к выводу, что изготовитель не доказал факт неиспользования им патента, в связи с чем признал, что стекло следует считать полученным запатентованным способом ;

Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12. С. 8 – 9.

Постановление ФАС Поволжского округа от 27 октября 2003 г. N А57-7546/00-19-11-13.

б) реализация запатентованного способа может автоматически проявиться безотносительно к тому, в каком именно устройстве он используется (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи). В этом случае все устройства различных производителей могут функционировать только при реализации данного способа. Получается, что изготовители устройств используют запатентованный способ. Так, В.И. Еременко указывает на то, что это положение является особенностью российского законодательства, и приводит следующий пример: “Если получен патент на способ обработки видеосигнала, у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки” ;

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). С. 442 (автор – В.И. Еременко).

в) запатентованный способ может заключаться в чистом виде в “процессе осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств” (п. 1 ст. 1350 ГК). Тогда реализация способа будет заключаться в осуществлении данного процесса, т.е. непосредственно путем применения способа (подп. 5 п. 2 комментируемой статьи). Пример – патент РФ N 2019105 “Способ борьбы с нежелательной растительностью” (имеется в виду способ борьбы с сорняками – см. п. 6 настоящего комментария).

1. В п. 3 и 4 комментируемой статьи установлена важнейшая предпосылка защиты прав патентообладателя: ему необходимо доказать, что используется именно его изобретение, полезная модель или промышленный образец. Тождество технических решений, использованных лицом, которое не обладает исключительным правом, в обязательном порядке определяется экспертизой, назначенной судом (но выводы экспертизы оцениваются судом на общих основаниях). Эксперт проводит сравнение приведенных в патенте признаков объектов патентных прав с признаками, которые использованы в противопоставляемом продукте или способе. Полное формальное совпадение приведенных в патенте признаков и будет означать использование чужого объекта патентных прав. При неполном совпадении в отношении изобретения и полезной модели эксперт выясняет, не является ли расхождение эквивалентным признаком, “то есть равнозначным, равноценным, позволяющим получить одинаковый результат одинаковым в принципе путем” . Эквивалентный признак приравнивается к признаку, приведенному в патенте на изобретение (к полезным моделям и промышленным образцам учение об эквивалентных признаках не применяется). В качестве примера приведем случай, когда суд признал (вопреки мнению эксперта), что “содержание в чае “RED-SLIM TEA” фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая” . Иллюстрацией сравнения признаков данного способа может служить следующий пример из судебной практики. Рассматривался запатентованный способ борьбы с сорняками, признаками которого являлись: обработка культурных возделываемых растений (признак N 1), производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения (признак N 2), в количестве от 4 до 250 граммов на 1 гектар (признак N 3). В рекламном проспекте ответчика было указано, что рекламируемое им производное сульфанилмочевины, а именно трифлусульфурон-метил (совпадение с признаком N 2), применяется путем наземного опрыскивания посевов (совпадение с признаком N 1) в количестве 15 граммов на 1 гектар (совпадение с признаком N 3). В результате суд пришел к выводу о нарушении исключительного права патентообладателя .

Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 10.

Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2009 г. N КГ-А40/10092-08.

Постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. N К-А40/9331-08.

Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, “то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право” . Пример из судебной практики: “В папке, производимой ответчиком, отсутствует существенный признак, указанный в независимом пункте 1 описания полезной модели “Папка” N 72659, а именно наличие на переднем листе отверстий. Таким образом, ответчик не использует каждый признак полезной модели” .

Постановление ФАС Московского округа от 8 апреля 2009 г. N КГ-А40/2283-08.

В то же время объект патентных прав считается использованным, если в противопоставляемом продукте или способе помимо всех до единого признаков запатентованного решения присутствуют дополнительные признаки .

Пункт 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

1. Сопоставление запатентованного промышленного образца с противопоставленным изделием (абз. 4 п. 3 комментируемой статьи) имеет особенности по сравнению с сопоставлением объектов, содержащих технические решения. Необходимость учитывать такие особенности обусловлена тем, что промышленный образец имеет двойственную природу: это объект авторского права в сфере дизайна, который подпадает под действие норм патентного права. Поэтому в соответствии со ст. 1352 ГК РФ признаками промышленного образца являются как новизна (свойственная патентному праву), так и оригинальность (свойственная авторскому праву).

Промышленный образец признается использованным в противопоставленном изделии в двух случаях:

1) если противопоставленное изделие содержит все существенные признаки промышленного образца (логика патентного права);

2) если противопоставленное изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (логика авторского права, согласно которой подражание произведению свидетельствует об отсутствии оригинальности, что влечет отсутствие правовой охраны).

Как представляется, вывод о нарушении исключительного права на промышленный образец по логике авторского права может быть сделан судом без обязательного назначения экспертизы.

Статья 1358.1. Зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец

Комментарий к статье 1358.1

1. До введения в действие комментируемой статьи в российском законодательстве содержались нормы только о зависимом изобретении. Зависимое изобретение долгое время трактовалось как патентоспособное изобретение, которое совершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение . В современной литературе суть зависимого изобретения объясняется случаем, когда при использовании одного запатентованного изобретения “автоматически” используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель . Формально же “закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели” .

См.: Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3 (СПС “КонсультантПлюс”).

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2009 (СПС “КонсультантПлюс”) (автор комментария к ст. 1362 (п. 2) – А.Д. Корчагин).

Определение ВАС РФ от 21 ноября 2007 г. N 8905/07.

Таким образом, традиционное понимание зависимого изобретения следующее: зависимое изобретение содержит все до единого признаки основного изобретения, но в нем обязательно присутствуют и дополнительные признаки, которых нет в основном изобретении, но которые позволяют говорить о новизне зависимого изобретения (например, если стул будет являться зависимым изобретением по отношению к табурету – основному изобретению: стул содержит все признаки табурета, без которых не может использоваться, но в стуле появляется спинка как дополнительный очень важный признак). Традиционное понимание зависимости расширено в комментируемой статье за счет изобретения или полезной модели для применения, т.е. для применения запатентованных изобретения или полезной модели по новому назначению (см. подп. 4 п. 2 ст. 1358 ГК и соответствующий комментарий).

В соответствии с комментируемой статьей те же принципы должны применяться при определении зависимого объекта патентных прав в целом. Жесткая связь типа “изобретение зависит только от другого изобретения, полезная модель – от полезной модели, промышленный образец – от промышленного образца” в комментируемой статье не установлена.

1. Поскольку зависимый объект патентных прав содержит все признаки основного объекта, использование зависимого объекта всегда будет нарушать права обладателя патента на основной объект (см. п. 3 ст. 1358 ГК и соответствующий комментарий). Поэтому в п. 2 комментируемой статьи вводится ограничение на использование зависимого объекта патентных прав – такое использование допускается только с разрешения обладателя патента на основной объект патентных прав. Разрешение обладателя основного патента означает выдачу им лицензии на использование зависимого объекта. В отношении зависимого изобретения (и только изобретения) предусмотрена возможность требовать, при определенных условиях, выдачи принудительной лицензии (п. 2 ст. 1362 ГК).

Если исключительное право на основной объект патентных прав прекратилось, использование зависимого объекта осуществляется без какого-либо разрешения.

Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1359

1. Система ограничений исключительного права разработана только в современных законодательствах – еще в начале XX в. ее попросту не существовало, поскольку исторически “интеллектуальная собственность” развивалась в категориях “монополии” и “привилегии”, по своему определению первоначально ограничений не предполагавших. В наше время общей предпосылкой введения ограничений исключительного патентного права является “обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц” . Комментируемая статья как раз и предусматривает случаи такого ограничения, а конкретно – случаи свободного использования запатентованного решения. Соответственно, использование объекта патентных прав в указанных случаях не является нарушением исключительного права (подп. 1 комментируемой статьи). Свободное использование означает использование бездоговорное (т.е. не требует получения согласия патентообладателя). Спецификой патентного права по сравнению с авторским правом является незначительное количество случаев бездоговорного использования с выплатой патентообладателю компенсации.

Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N 613-О-О.

В ст. 1360 и 1361 ГК РФ предусмотрены иные случаи бездоговорного использования объектов патентного права, которые по своей сути не относятся к случаям свободного использования. Следует отметить, что все случаи бездоговорного использования не распространяются на контрафактную продукцию – действия с ней всегда будут являться нарушением исключительного права патентообладателя. В этой связи следует обращать особое внимание на случаи, когда свободное использование объектов патентного права допускает изготовление и ввоз продукции без согласия патентообладателя.

1. Начать анализ случаев свободного использования объектов патентных прав следует с конца перечня, помещенного в комментируемой статье (подп. 6), – с института исчерпания исключительного права. Все остальные случаи свободного использования применяются лишь тогда, когда они не покрываются исчерпанием права. Суть исчерпания права заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории РФ патентообладателем или с его разрешения. Так, покупка вертолета предполагает его свободное использование в полном объеме: собственник может летать на нем в личных целях, может использовать для эвакуации пострадавших при землетрясении и в иных случаях без объяснения мотивов и целей своих действий. Следует обратить внимание на то, что исчерпание права на запатентованные продукты является гораздо более полным по сравнению с исчерпанием авторского исключительного права (см. ст. 1272 ГК). Ограничение, вызванное исчерпанием права, разумеется, не распространяется на случаи приобретения контрафактной продукции. Исчерпание права не предполагает возможности изготовления продукции, содержащей идентичные решения, которые использованы в продукте, правомерно введенном в оборот. “Институт исчерпания прав – один из наиболее важных ограничителей исключительных прав, проявляющий себя постоянно и в массовом количестве” .

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 299 (автор – А.Л. Маковский).

Исчерпание права может иметь место и без разрешения патентообладателя, но только в случаях, прямо установленных ГК РФ. Очевидно, имеются в виду остальные случаи свободного использования объекта патентных прав (подп. 1 – 5 комментируемой статьи) и случаи бездоговорного использования, указанные в ст. 1360, 1361 ГК РФ.

1. Вторым по значимости случаем свободного использования запатентованного решения следует признать использование объекта патентных прав “для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода” (подп. 4 комментируемой статьи). Использование объекта чужих патентных прав в данном случае возможно прежде всего при непосредственном изготовлении лицом продукта (изделия), содержащего запатентованное решение (своими руками или по заказу). При этом не играет роли, изготовлен продукт в результате параллельного независимого творчества или с использованием чужих идей (в том числе непосредственно материалов патентной заявки). Следует признать, что под свободное использование продукта подпадает и его “ввоз на территорию РФ” лицом, собирающимся использовать продукт в личных целях. Представляется, что личные цели при этом должны презюмироваться. Использование запатентованного способа как “процесса осуществления действий” допускается во всех случаях.

Прежде всего рассматриваемый случай относится к гражданам, но может быть применим и к юридическим лицам. При этом по аналогии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 “О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки” следует признать, что под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать использование продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (имеются в виду оргтехника, офисная мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т.п.). Для юридического лица, наверное, можно признать использованием в личных целях очистку с использованием запатентованного решения снега на внутренней территории завода для прохода своих работников. Но, например, влажная уборка полов в торговом центре уже должна считаться связанной с обеспечением предпринимательской деятельности.

1. Близко примыкает к свободному использованию запатентованного решения предусмотренное в подп. 5 комментируемой статьи “разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения”. В то же время имеются некоторые особенности. Прежде всего речь идет только об использовании изобретения, потому что лекарственное средство – это не устройство (значит, не полезная модель) и не изделие (значит, не промышленный образец). Лекарственные средства всегда изготавливаются либо из определенного вещества, либо определенным способом, а такие технические решения могут быть только изобретениями (ч. 1 п. 1 ст. 1350 ГК). Обращает на себя внимание и множественность задействованных лиц: врач, который выписывает рецепт; провизор, который изготовляет лекарство в аптеке; наконец, лицо, для которого изготовляется лекарство. Вопреки бытующему мнению, в данном случае не требуется специального указания на то, что для свободного использования лекарства мало его изготовить, надо его еще и продать, т.е. ввести в оборот. Купли-продажи здесь нет: лекарство изготавливается за плату, но по заказу лица, предъявляющего рецепт, т.е. налицо договор подряда. Соответственно, рассматриваемый способ вообще не предполагает введение изготовленного лекарства в оборот (нарушением исключительного права и будет продажа заказчиком изготовленного лекарства). Исторически данный способ свободного использования следует признать “осколком” некогда принятого всеми законодательствами положения, по которому “из соображений публичного интереса, не допускающего привилегирования таких изобретений, которые касаются общественного блага” вообще не допускалась защита патентным правом лекарственных веществ и способов их приготовления . Теперь, как известно, лекарства не только патентуются: патентообладателю предоставляются льготы по увеличению срока действия исключительного права (см. п. 2 ст. 1363 ГК). Поэтому потребовалась подробная регламентация случая свободного использования запатентованного лекарственного вещества или способа его приготовления. Надо признать, что регламентация получилась излишне подробной: с одной стороны, сама сущность изготовления лекарственного средства по рецепту предполагает разовый характер такого изготовления, с другой стороны, количество изготовления новых порций лекарства по одному рецепту может быть очень велико.

Канторович Я.А. Указ. соч. С. 232.

1. В подп. 1 комментируемой статьи предусмотрено свободное применение запатентованных объектов в отношении иностранных транспортных средств и космической техники, находящихся на территории РФ временно (т.е. транзитом или при осуществлении международных перевозок, при туризме и т.д.) или случайно (вынужденная посадка летательного средства и т.п.). Рассматриваемый случай направлен на коррекцию территориального принципа действия исключительного права: если решение, используемое в транспортном средстве, запатентовано только в России, то зарубежные страны не связаны этим патентом – там использование решения является свободным. Тогда “ввоз” в Россию этих транспортных средств квалифицируется как нарушение исключительного права российского патентообладателя (см. подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК). Рассматриваемый случай выводится из-под действия исключительного права ради обеспечения “международного экономического обмена” . Исторически уже в 20-х гг. XX в. некоторые законодательства исключали действие патентного права на “орудия передвижения (пароходы, локомотивы), прибывающие в страну на время” . Современное регулирование обставлено более серьезными ограничениями. Во-первых, рассматриваемый случай свободного использования применяется на условиях взаимности между государствами. Во-вторых, требуется, чтобы объект патентных прав применялся исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Так, например, применением для нужд транспортного средства должно признаваться использование навигатора, но не встроенной музыкальной аппаратуры. Общие принципы применения рассматриваемого ограничения патентных прав сформулированы в ст. 5ter Парижской конвенции 1883 г. по охране промышленной собственности (из русского перевода этой нормы комментируемая статья заимствовала и многие тяжеловесные обороты).

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 298 (автор – А.Л. Маковский).

Канторович Я.А. Указ. соч. С. 232.

1. В подп. 2 комментируемой статьи предусмотрено свободное использование объекта патентных прав при проведении научного исследования запатентованного продукта (способа) или при проведении над ними научного эксперимента. Указание на научный характер исследования и эксперимента характеризует их уровень, но вряд ли имеется в виду только фундаментальная наука. Доказывать научный характер исследования или эксперимента должно лицо, проводящее соответствующее исследование или эксперимент. Как указал Конституционный Суд РФ, рассматриваемое ограничение введено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества и оно не предполагает введение запатентованного решения в оборот . Не допускается, очевидно, и собственно “применение” запатентованного продукта или способа экспериментатором или исследователем.

Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N 389-О. См. также очень показательное Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 2578/09 по делу N А40-65668/08-27-569.

1. В подп. 3 комментируемой статьи предусмотрено свободное использование запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах. Принципиальнейшее отличие данного использования от всех других случаев, предусмотренных комментируемой статьей, заключается в том, что использование осуществляется без согласия патентообладателя, но с выплатой ему вознаграждения – “соразмерной компенсации”. В связи с правом патентообладателя на компенсацию закон возлагает обязанность уведомления патентообладателя о совершившемся использовании. Необходимость выплаты компенсации патентообладателю в случае, который с моральных позиций не предполагает никакого вознаграждения, объясняется, видимо, тем, что на практике, конечно, используются те запатентованные объекты, которые специально создаются на случай ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий. Соответственно, выплата компенсации должна стимулировать создание подобных объектов.

Варианты использования запатентованных объектов при ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, очевидно, включают в себя изготовление и применение материальных носителей, ввоз их на территорию РФ, непосредственное применение запатентованных способов. Учитывая непредсказуемый характер чрезвычайных обстоятельств, можно предположить, что материальные носители могут также без согласия патентообладателя изготовляться заранее и храниться на случай их возможного использования . Перечень субъектов, которые могут использовать запатентованные объекты при чрезвычайных обстоятельствах и соответственно являются обязанными лицами по выплате компенсации патентообладателю, закон не ограничивает.

В литературе распространена иная точка зрения, ограничительно толкующая свободное использование запатентованного объекта при чрезвычайных обстоятельствах. См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 526; Городов О.А. Указ. соч. С. 394.

Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности

Комментарий к статье 1360

1. Комментируемая статья предусматривает специфичный случай ограничения исключительного права. Это ограничение устанавливается в интересах “национальной безопасности”, как следует из названия комментируемой статьи. Законодатель перенес данный оборот из п. 4 ст. 13 Патентного закона, но в самом тексте комментируемой статьи расшифровал “национальную безопасность” как “оборону и безопасность”. Данные формулировки уже напрямую связаны с формулировками ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ. Таким образом, в комментируемой статье предусмотрен частный случай ограничения гражданских прав в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как представляется, именно таким должно быть содержание понятия “в интересах национальной безопасности”.

Комментируемая статья предусматривает случай использования результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, но с выплатой за это использование вознаграждения (“соразмерной компенсации”). В этом отношении использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности сходно с использованием объекта при чрезвычайных обстоятельствах (подп. 3 ст. 1359 ГК). Однако имеются существенные особенности, позволившие законодателю выделить рассматриваемый случай ограничения исключительного права в отдельную статью.

1. В целом по сравнению со случаями ограничения исключительного права, описываемыми в ст. 1359 ГК РФ, использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности производится не в общественных интересах (в широком смысле), а в интересах государства, которые только косвенно связаны с общественными интересами. Что касается использования объекта патентных прав при чрезвычайных обстоятельствах, то оно осуществляется, во-первых, спонтанно (стихийные бедствия, катастрофы и аварии не прогнозируются); во-вторых, любым субъектом, который ликвидирует последствия чрезвычайных обстоятельств; в-третьих, имеет кратковременный характер (до ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств). А использование объекта в интересах национальной безопасности означает постоянное ограничение исключительного права. По существу это напоминает принудительное лицензирование, в литературе даже высказано мнение, что принятию решения об использовании объекта в интересах национальной безопасности должен предшествовать отказ патентообладателя от заключения лицензионного соглашения в общем порядке . Но отличие рассматриваемого случая от принудительного лицензирования заключается именно в том, что законодатель решительно отказался от применения к данному случаю установленных ст. 1362 ГК РФ процедур. Принудительное лицензирование с общегражданской точки зрения представляет собой заключение договора в обязательном порядке (см. комментарий к ст. 1362 ГК). Использование же объекта патентных прав в интересах национальной безопасности осуществляется в принципе на бездоговорной основе: разрешение на использование объекта, как следует из текста комментируемой статьи, дает не патентообладатель (и суд не понуждает патентообладателя к даче согласия), а государство. Причем разрешение использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности дается без согласования с патентообладателем – последний только уведомляется о состоявшемся разрешении в кратчайший, как сказано в комментируемой статье, срок.

См.: Гаврилин Ю.В. Ограничение прав патентообладателя. Научно-практический комментарий к статье 11 Патентного закона РФ (работа подготовлена для СПС “КонсультантПлюс”, 2004).

В литературе можно встретить отождествление рассматриваемого случая ограничения исключительного права с реквизицией в пользу государства исключительных прав . В старых актах законодательства, где не были изжиты прямые аналогии с правом собственности, подобные термины могли употребляться . Но сегодня подобное отождествление недопустимо даже в качестве образного сравнения: исключительное право в интересах национальной безопасности в пользу государства не отчуждается, правообладатель патента не лишается. Итак, в комментируемой статье закреплена возможность ограничения исключительного права патентообладателя в форме принудительного (бездоговорного) предоставления государству права постоянного использования объекта патентных прав на возмездной основе.

См.: Гришаев С.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации (постатейный) (подготовлен для СПС “КонсультантПлюс”, 2005) (п. 4 комментария к ст. 13).

См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 557 – 560.

1. Рассматриваемое ограничение исключительного права вводится государством – Российской Федерацией – в лице Правительства РФ. Учитывая беспрецедентный характер ограничения, следует предположить, что Правительство РФ не вправе делегировать свои полномочия в сфере национальной безопасности каким-либо федеральным исполнительным органам власти, не говоря уже об органах субъектов Российской Федерации. Разрешение использовать объект чужих патентных прав должно быть выдано в форме ненормативного правового акта Правительства РФ. Видимо, в этом акте должны быть указаны конкретные лица или органы, кому разрешается использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности. Не подлежит сомнению, что разрешение Правительства РФ может быть признано недействительным в судебном порядке (ст. 13 ГК, п. 1 ч. 1 ст. 27 ГПК, п. 2 ч. 2 ст. 34 АПК). Бремя доказывания наличия условий ограничения исключительного права возлагается на Правительство РФ.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Комментарий к статье 1361

1. В процессе исторического развития, когда еще не были изжиты аналогии с правом собственности, право преждепользования могло именоваться в законодательстве как “право сервитута в патенте” . С точки зрения современного законодательства, как сказано в комментируемой статье, право преждепользования – это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права . Соответственно, действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя: “право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права” . Выделение норм о преждепользовании в отдельную статью вызвано некоторыми особенностями данной конструкции по сравнению со случаями свободного использования объекта патентных прав (см. ст. 1359 ГК). Право преждепользования является не столько вариантом свободного использования, сколько вариантом противопоставления патенту. Не зря Конституционный Суд РФ назвал право преждепользования в одном ряду с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя “в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества” . Но в отличие от случаев признания патента недействительным, которые имеют публичное значение (свободное использование решения становится свободным для всех), право преждепользования защищает только его носителя, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит. Поэтому преждепользование действительно является правом – субъективным гражданским правом, принадлежащим конкретному лицу.

Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 300 (автор комментария – А.Л. Маковский).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 “О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака”, п. 11.

Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П.

1. Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым), – оно может быть разработано одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве . Слова комментируемой статьи о тождественном решении, созданном независимо от автора запатентованного решения, указывают именно на случай параллельного творчества, при котором защищаются интересы творца, пренебрегшего процедурой официального признания результатов своего творчества. В то же время право преждепользования не ставит под сомнение принцип государственной регистрации охраняемых решений – параллельное творчество принимается во внимание только “до даты приоритета”.

См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 25, 528.

В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования рассматриваются в судебном порядке. Преждепользователь может обратиться в суд с требованием об установлении права преждепользования. Однако подавляющее число случаев признания права преждепользования в судебном порядке связано с рассмотрением возражений против иска патентообладателя к преждепользователю о пресечении нарушения исключительного права. Но в любом случае право преждепользования возникает не по решению суда, а в силу самого факта создания и использования объекта . Право преждепользования не подлежит государственной регистрации, соответственно “не предусматривается выдача патентным ведомством пользователю публичного документа, подтверждающего наличие у него этого субъективного права” . Судебное решение выступает актом, лишь подтверждающим наличие права преждепользования в определенном объеме.

Пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.

Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник ВАС РФ. 2005. N 7 (окончание). С. 121. См. также: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 528; Гаврилин Ю.В. Указ. соч.

1. При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой. Если речь идет об изобретении, то решение может быть как полностью тождественным запатентованному, так и отличающимся от него только эквивалентными признаками;

б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение “не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель” . Судебная практика подтверждает данное положение: так, например, несамостоятельной была признана разработка, в которой непосредственно принимал участие автор запатентованного решения . В целом же самостоятельность преждепользователя в разработке предполагается, а несамостоятельность – это факт, который доказывается патентообладателем ;

Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2004 (СПС “КонсультантПлюс”).

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 августа 2001 г. по делу N Ф08-2449/2001.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

в) добросовестность использования решения. Можно смотреть на добросовестность преждепользователя как на общегражданскую категорию (п. 3 и 4 ст. 1 ГК). Тогда следует учитывать, что в п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция объективной добросовестности (честности субъектов гражданских правоотношений). В то же время в литературе высказано и такое мнение: добросовестность в нашем случае означает независимость в создании решения , и, следовательно, она (добросовестность) поглощается условием независимости создания тождественного решения;

См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 528; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие.

г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Данное обстоятельство, имеющее особое значение в признании права преждепользования, доказывает преждепользователь. К моменту времени, в котором было зафиксировано использование, предъявляется только одно требование – быть “до даты” приоритета, указанной в патенте. Длительность использования (один день или несколько лет) роли не играет. В судебно-арбитражной практике содержатся примеры того, как устанавливается использование тождественного патенту решения на определенную дату или промежуток времени: поставка товара, содержащего запатентованное решение ; реализация изготовленной продукции ; акт ввода в эксплуатацию оборудования по производству продукции, товарные накладные, акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению рекламных листовок на производимую продукцию . Особую роль в доказательстве существования права преждепользования играет техническая документация, по которой производилась продукция, содержащая запатентованное решение, – исследованию подлежат чертежи, сертификаты соответствия и протоколы испытаний . Наличие утвержденных в установленном порядке технических условий (ТУ), технического описания (ТО) на производство продукции также рассматривается как доказательство изготовления продукции либо приготовления к ее изготовлению . В качестве доказательств даты приготовления к использованию выступает, например, приобретение комплекса оборудования для производства продукции ;

Постановления ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00, ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01.

Постановление ФАС Поволжского округа от 9 сентября 1999 г. по делу N А55-2249/99-15.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2009 г. N А74-595/08-Ф02-268/09.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2009 г. по делу N А56-10043/2005.

Постановления ФАС Уральского округа от 12 июля 2004 г. по делу N Ф09-2083/04-ГК, от 9 января 2004 г. по делу N А62-4090/01, ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00, ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 октября 2008 г. по делу N А56-45085/2007.

д) объем преждепользования. Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования : все-таки право преждепользования – это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно, ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема . В судебной практике указывается, что “под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства” . Подчеркивается, что “при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество, для выпуска которого были сделаны необходимые приготовления” . Практически установление объема производства должно иметь следующее выражение: “изготовление (продажа, иное использование) стольких-то единиц изделия в день (или в месяц, в год и т.п.)”. В литературе отмечается, что “по смыслу закона не существует максимального или минимального периода использования аналогичного запатентованного решения с точки зрения нижнего предела. Он может составлять месяц, шесть месяцев, год, два, десять лет и т.п.” . Поскольку законодатель предъявляет требования только к последней дате, на которую можно ссылаться при определении объема использования (день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки), обоснованным выглядит вывод, что “фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату (период времени), которая будет выбрана преждепользователем” .

Постановления ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05, ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2005 г. по делу N А56-10204/04.

Постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2002 г. по делу N КГ-А40/4806-02.

Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.

Бриксов В.В. Указ. соч. С. 134.

Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве (работа подготовлена для СПС “КонсультантПлюс”).

1. Устанавливая наличие права преждепользования, суд указывает и на тот способ, которым преждепользователь использует запатентованное решение (т.е. производит продукцию, продает ее и т.д.). Бесспорно, преждепользователем является изготовитель продукта. Судебная практика считает, что признание преждепользователем производителя продукции автоматически означает освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, “поскольку такие действия преждепользователя и третьих лиц защищаются в тех случаях, когда не нарушается объем использования” . Преждепользователем может быть признано, например, лицо, всего лишь ввозящее запатентованную полезную модель из-за рубежа, поскольку импорт продукции, содержащей запатентованное решение, является использованием объекта патентных прав .

Бриксов В.В. Указ. соч. С. 132.

Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05. См. также: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01; Определение ФАС Северо-Западного округа от 14 мая 2003 г. по делу N А56-8882/01.

1. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен передаче (точнее было бы сказать – передаче и переходу) права преждепользования. В этой части наблюдается единственное расхождение между Патентным законом РФ и пришедшей ему на смену частью четвертой ГК РФ. Если по ст. 12 Патентного закона допускалась передача права преждепользования “только совместно с производством, на котором имело место использование”, то п. 2 комментируемой статьи говорит: “только вместе с предприятием (выделено нами. – Д.М.), на котором имело место использование тождественного решения…”. В принципе эта терминология для российского законодателя традиционна: в законодательстве 20-х гг. XX в. было установлено, что переуступить право преждепользования можно не иначе как вместе с предприятием . Но содержание термина “предприятие” изменилось. В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие признается самостоятельным объектом недвижимости, соответственно права на него возникают в случае государственной регистрации предприятия (а не совокупности недвижимых вещей, входящих в имущественный комплекс!). Таких предприятий в России почти нет. Следовательно, после 1 января 2008 г. передача права преждепользования в составе предприятия означает, что отчуждается недвижимость, а форма договора купли-продажи предприятия и требования к государственной регистрации договора определяются в соответствии со ст. 560 ГК РФ. Наличие предприятия требуется только в случае перехода права преждепользования – закон не выдвигает наличие регистрации прав на предприятие условием признания права преждепользования.

источник

Источники:

• http://zakoniros.ru/?p=12451